판단기준 법리

 

특허법 제163조 본문은이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다”고 규정하고 있다.

 

여기에서 동일 사실이라 함은 당해 특허권과의 관계에서 확정이 요구되는 구체적 사실이 동일함을 말하고, 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함하며, 모순·저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하면 종전에 확정된 심결에서 판단이 이루어진 청구원인과 공통되는 부분에 대해서는 일사부재리의 원칙 위배 여부의 관점에서 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거가 새로이 제출되었는지를 따져 종전 심결에서와 다른 결론을 내릴 것인지를 판단하여야 한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결, 대법원 2017. 1. 19. 선고 201337 전원합의체 판결 등 참조).

 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다. 이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다(대법원 2020. 4. 9. 선고 201811360 판결 참조).

 

구체적 사안의 판단

 

종전 심결은 이 사건 특허발명이 선행발명 2 등에 의하여 그 진보성이 부정되지 아니한다고 판단하였는데,

 

이 사건 심판청구 및 이 사건 심결취소소송은 이 사건 제1, 5, 6항 및 제13항 발명이 선행발명 1에 선행발명 2를 결합함으로써 진보성이 부정된다는 주장을 청구원인으로 하는 것이어서, 종전 심결과 이 사건 심판청구는 모두 이 사건 제1, 5, 6항 및 제13항 발명의 진보성이 부정된다는 사실에 기한 것으로서 청구원인이 공통되므로, 이 사건 심판청구는 종전 심결과 동일 사실에 기한 심판청구에 해당한다.

 

또한 선행발명 1에 선행발명 2를 결합하더라도 이 사건 제1, 5, 6항 및 제13항 발명의 진보성이 부정되지 아니한다고 판단한 종전 심결을 번복할 수 없으므로, 선행발명 1, 2는 종전 심결에서의 증거와 실질적으로 동일한 증거에 해당한다.

 

첨부: 특허법원 2021. 5. 28. 선고 20207050 판결

 

KASAN_일사부재리 원칙 적용요건 동일증거 판단기준 – 새로운 선행발명 결합 진보성 흠결 주장 BUT 동일 결론 특허법원 2021. 5. 28. 선고 2020허7050 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 12. 10:00
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1. 사안의 개요 및 특허권자 주장요지

 

(1) 특허무효 심판 제기 후 특허권 포기의사 표명 + 포기 원인으로 특허권말소등록

 

(2) 심판청구인에게 권리불행사 확약서 발송 - ‘이 사건 특허권과 관련하여 원고 및 원고가 지정하는 주체에 대하여 과거의 침해행위와 관련한 일체의 청구권을 행사하지 않을 것이다

 

(3) 주장요지 - 이 사건 특허권으로 인하여 장래에 법률상 어떠한 불이익을 받을 우려가 없고, 과거의 침해행위와 관련하여서도 불이익을 받을 우려가 없으므로 특허등록이 무효가 된다고 하여도 얻을 수 있는 이익이 없으므로 특허의 무효심판을 청구할 이해관계가 없다.

 

2. 특허법원 판결요지 이해관계 인정, 본안전 항변 불인정   

 

특허심판절차에서 원고의 청구를 기각한 이 사건 심결이 존재하며, 특허권의 포기는 소급효가 없으므로 이 사건 심결 이후 피고들이 특허권을 포기하였다고 하여 원고의 위와 같은 실질적인 불이익이 제거되었다고 보기 어렵다. 한편 피고가 위와 같이 특허권을 포기하며 원고에게 이 사건 특허권이 소멸되기 전 침해행위에 관하여 손해배상청구권 등 일체의 청구를 하지 않을 것이라는 내용이 포함된 확약서를 보낸 사실은 인정되나, 그러한 사실만으로 위와 같은 원고의 법적 불이익이 완전히 제거된다거나 향후 법적 분쟁이 발생할 소지가 없다고 인정하기에 부족하므로, 원고는 이 사건 심결의 취소를 구할 법률상 이익이 있다.

 

첨부: 특허법원 2021. 6. 10. 선고 20205047 판결

특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허5047 판결.pdf
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KASAN_무효심판 제기 후 특허권 포기 말소등록 및 권리불행사 확약서 BUT 이해관계 인정 특허법원 2021. 6. 10. 선고 2020허5047 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 8. 12. 09:08
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1. 기본법리

 

대법원 2001. 6. 26. 선고 992402 판결 동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다.”

 

2. 쟁점

 

심판청구 - ‘동일 사실에 의한 청구에 해당함. + 새로 제출한 증거들이 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부 동일 증거로 볼 수 있는지 여부

 

3. 특허법원 판결요지 동일증거 해당

 

원고가 이 사건 심판청구 당시 새롭게 제출한 증거들 중 이 사건 등록상표의 출원일인 2006. 3. 14. 당시를 기준으로 한 선사용상표들의 미국과 캐나다에서의 인식 정도를 파악할 수 있는 자료들이라고 볼 수 있는 갑 제98, 99, 111 내지 119, 129, 131, 133, 135, 136, 138, 141호증, 142호증의 1 내지 8의 각 기재를 종합하면, 원고가 1996년부터 캐나다에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품을 판매한 사실, 원고가 1997. 5. 16. "cervelo.com"이라는 도메인 네임을 등록한 사실, 이 사건 등록상표의 출원일 전에 캐나다에서 발간하는 잡지 등에 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 반복적으로 소개된 사실, 다수의 국제전시회에 원고의 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 전시된 사실, 인터넷 포털사이트인 구글을 통해 검색해보면 선사용상표들이 부착된 자전거 제품과 관련된 게시글이 수십 건 검색되고, 인터넷 쇼핑몰 등에서 선사용상표들이 부착된 자전거 제품이 판매되고 있었던 사실 등을 인정할 수 있다. 한편 갑 제143호증은 원고의 법무실장이 선사용상표들이 사용된 자전거 등 제품의 2014년도 매출액을 기준으로 미국 및 캐나다의 공식 인플레이션율, 공식 연간 평균 캐나다화/미화 환율, 사업특화정보를 고려요소로 하여 2001년도부터 2005년도까지의 미국 및 캐나다 내 매출액을 추정한 자료에 불과하므로, 이를 근거로 선사용상표들을 사용한 제품의 2001년도부터 2005년도까지 매출액을 인정할 수 없는데, 그 외에는 이 사건 등록상표의 출원 당시 선사용상표들이 부착된 자전거 등 제품의 미국 및 캐나다에서 매출액, 광고 규모 및 방법, 영업활동의 태양 등 구체적인 거래실정을 객관적으로 확인할 수 있는 자료가 없다.

 

결국 위와 같은 인정사실만으로는 선사용 상표들이 미국과 캐나다에서 특정인의 상품에 사용되는 것임이 수요자 또는 거래자간에 널리 인식되어 있는 주지상표에 해당한다고 볼 수 없다.

 

결국 앞서 인정한 사실들만으로는 선사용상표들을 사용한 제품이 국내 또는 미국과 캐나다에서 주지상표에 해당한다고 볼 수 없어, 이 사건 등록상표는 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 구 상표법 제7조 제1항 제12호의 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당한다고 할 수 없다.

 

따라서 이 사건에서 원고가 제출한 증거는 구 상표법 제7조 제1항 제12호 해당 여부와 관련하여 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한, 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당한다고 할 것이다.

 

이 사건 심판에서 새롭게 제출된 증거들에 의하여는 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호와 제12호에 해당한다고 할 수 없으므로, 위 증거들은 모두 확정 심결의 결론을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거로서 확정 심결의 증거와 동일한 증거에 해당하고, 결국 이 사건 심판청구는 확정 심결과 동일 사실 및 동일 증거에 의한 것으로서 일사부재리 원칙에 위배되어 허용되지 않는다.

 

4. 대법원 판결요지 동일증거 해당하지 않음

 

선사용상표들을 사용한 제품의 판매기간, 광고 및 언론보도 내역, 매출액 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 선사용상표들은 이 사건 등록상표 출원일인 2006. 3. 14. 당시 자전거 등과 관련하여 미국과 캐나다의 수요자 간에 특정인의 상표라고 현저하게 인식된 상표라고 볼 수 있다.

 

또한 선사용상표들의 주지성, 이 사건 등록상표와 선사용상표들의 유사성, 원고와 소외 1의 계약체결 내역과 그 내용, 소외 1과 소외 2의 관계, 이 사건 등록상표의 출원 경위 등에 비추어 보면, 소외 2는 선사용상표들의 사용자인 원고에게 손해를 가하려고 하는 등 부정한 목적을 가지고 사용하기 위하여 이 사건 등록상표를 출원하였다고 할 것이다.

 

결국 선사용 상표들의 인지도 및 소외 2와 소외 1의 관계 등과 관련하여 이 사건에서 새롭게 제출된 증거들은 이 사건 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제12호에 해당하지 않는다는 선행 확정 심결의 결론을 번복할 만한 유력한 증거에 해당하므로, 이 사건 심판청구는 일사부재리 원칙에 저촉된다고 할 수 없다.

 

첨부: 1. 대법원 2021. 1. 14. 선고 202010810 판결, 2. 특허법원 2020. 5. 29. 선고 20189237 판결

 

KASAN_상표등록 무효심판 일사부재리 원칙의 적용요건 “동일 증거” 해당여부 판단 대법원 2021. 1. 14. 선고 2020후10810 판결 vs 특허법원 2020. 5. 29. 선고 2018허9237 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 7. 18:00
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1. 일사부재리 원칙의 위반 판단 기준시점

 

특허법 제163조는이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 확정 심결의 일사부재리 효력을 정하고 있다. 따라서 위 규정을 위반한 심판청구는 누가 청구한 것이든 부적법하여 각하하여야 한다.

 

심판청구인은 심판청구서를 제출한 후 그 요지를 변경할 수 없으나 청구의 이유를 보정하는 것은 허용된다(특허법 제140조 제2항 참조). 따라서 특허심판원은 심판청구 후 심결 시까지 보정된 사실과 이에 대한 증거를 모두 고려하여 심결 시를 기준으로 심판청구가 선행 확정 심결과 동일한 사실·증거에 기초한 것이라서 일사부재리 원칙에 위반되는지 여부를 판단하여야 한다.

 

대법원 2012. 1. 19. 선고 20092234 전원합의체 판결은일사부재리의 원칙에 따라 심판청구가 부적법하게 되는지 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구를 제기하던 당시로 보아야 한다.’고 하였는데, 이는 선행 심결의 확정을 판단하는 기준 시점이 쟁점이 된 사안에서 특허법상 일사부재리 원칙의 대세효로 제3자의 권리 제한을 최소화하기 위하여 부득이하게 선행 심결의 확정과 관련해서만 그 기준 시점을 심결 시에서 심판청구 시로 변경한 것이다. 

 

2. 각하 심결의 위법성 판단 기준 시점 및 각하 심결 취소소송의 심리범위

 

심판은 특허심판원에서 진행하는 행정절차로서 심결은 행정처분에 해당한다. 그에 대한 불복 소송인 심결 취소소송은 항고소송에 해당하여 그 소송물은 심결의 실체적·절차적 위법성 여부이므로, 당사자는 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유도 심결 취소소송 단계에서 주장·입증할 수 있고, 심결 취소소송의 법원은 특별한 사정이 없는 한 제한 없이 이를 심리·판단하여 판결의 기초로 삼을 수 있다.

 

이와 같이 본다고 해서 심급의 이익을 해친다거나 당사자에게 예측하지 못한 불의의 손해를 입히는 것이 아니다(대법원 2002. 6. 25. 선고 20001290 판결, 대법원 2009. 5. 28. 선고 20074410 판결 등 참조).

 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 등록무효 심판청구를 각하한 심결에 대한 취소소송에서 심결 시를 기준으로 동일 사실과 동일 증거를 제출한 것인지를 심리하여 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하여야 한다.

 

이때 심판청구인이 심판절차에서 주장하지 않은 새로운 등록무효 사유를 주장하는 것은 허용되지 않는다. 따라서 이러한 새로운 등록무효 사유의 주장을 이유로 각하 심결을 취소할 수 없고, 새로운 등록무효 사유에 대하여 판단할 수도 없다.

 

3. 구체적 사안의 요지

 

원고가 진보성 부정을 이유로 한 등록무효 심판청구를 하였으나, 3자에 의한 선행 확정 심결과 동일사실 및 동일증거에 의한 청구여서 일사부재리 원칙에 위반된다는 이유로 각하되었고, 이 각하 심결에 대한 취소소송을 제기하여 신규성 부정, 기재불비 등의 새로운 무효 사유를 주장한 사안임

 

4. 특허법원 판결요지

 

원심은위 각하 심결은 정당하고, 20092234 전원합의체 판결에 따르면 일사부재리 원칙 위반 여부를 판단하는 기준 시점은 심판청구 시이므로 원심에 이르러 주장된 새로운 무효사유는 그 자체로 이유 없다고 하여 원고의 청구를 기각하였는데, 상고인은 이러한 원심 판단이 심결 취소소송의 심리범위에 관한 무제한설에 반한다고 다툼

 

5. 구체적 사안에 대한 대법원 판결요지

 

대법원은 심결에서 판단되지 않은 처분의 위법사유를 심결 취소소송에서 주장·입증할 수 있는 것은 맞지만, 일사부재리 원칙 위반 요건 중 동일사실 및 동일증거에 해당하는지 여부는 심결시를 기준으로 판단하고, 심결의 위법성 판단 기준 시점은 심결시라는 점에서, 각하 심결 이후 새로운 등록무효 사유를 주장한 것을 고려하여 각하 심결의 위법 여부를 판단할 수 없고 새로운 등록무효 사유에 대하여 실체 판단 역시 할 수 없음

 

첨부: 대법원 2020. 4. 9. 선고 201811360 판결

대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.pdf
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KASAN_일사부재리 원칙의 위반 여부 판단 시점 – 심판청구 시 아닌 심결 시 기준 대법원 2020. 4. 9. 선고 2018후11360 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 7. 17:00
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1.    사안의 쟁점

 

일사부재리 원칙 위반 여부가 문제되어 당해 심판에서 발명의 진보성 부정 여부에 관한 실체 판단이 이루어진 후 각하 심결한 경우 그 심결이 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지 여부

 

일사부재리 위반을 이유로 한 각하심결이 특허법 제163조의 일사부재리 원칙 적용을 위한 확정 심결에 해당하는지 여부 부정

 

2.    특허법원 판결 요지

 

일사부재리 원칙 위반을 이유로 각하된 확정 심결에서 동일 증거에 의한 심판청구인지가 문제되어 진보성 부정 여부에 관하여 실체 판단이 이루어진 경우에는 그 각하심결을 일사부재리 효력을 가지는 확정 심결로 볼 수 있다. 이 사건 심판청구는 그 확정 심결의 일사부재리 효력에 따라 부적법하다.

 

3.    대법원 판결 요지

 

특허법 제163조의 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리ㆍ판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

원심 파기 환송 판결 

 

4.    대법원 판결이유

 

일사부재리 원칙에 관한 특허법 제163조는이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만, 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”라고 규정하고 있다.

 

따라서, 확정된 심결이 심판 청구의 적법요건을 갖추지 못하여 각하된 심결인 경우에는 특허법 제163조 단서에 따라 일사부재리의 효력이 없다.

 

위 단서 규정은 새로 제출된 증거가 선행 확정 심결을 번복할 수 있을 만큼 유력한 증거인지에 관한 심리 판단이 이루어진 후 선행 확정 심결과 동일 증거에 의한 심판청구라는 이유로 각하된 심결인 경우에도 동일하게 적용된다고 보아야 한다.

 

종래 심판청구의 적법요건을 갖추지 못해 각하된 심결이 확정된 경우에 일사부재리의 효력이 있는지에 관하여 견해대립이 있었으나, 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 일부 개정된 특허법에서 위 단서 규정을 신설함으로써, 각하심결에 대하여는 일사부재리의 효력이 없음을 명확히 하였다.

 

특허법 제163조의동일 증거라 함은 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거만이 아니라 그 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 않은 증거가 부가되는 것도 포함한다(대법원 2005. 3. 11. 선고 200442 판결 등 참조).

 

이에 따라, 후행 심판에서 새로 제출된 증거가 확정된 심결의 증거와 동일 증거인지 판단하기 위해서는 선행 확정 심결을 번복할 수 있을지를 심리 판단하게 되고, 그 과정에서 본안에 관한 판단이 선행되는 것과 같은 결과가 발생하기도 한다.

 

하지만, 일사부재리 원칙은 심판청구의 적법요건일 뿐이어서, 위와 같은 경우라도 일사부재리 원칙을 위반하여 심판청구가 부적법하다고 한 각하심결을 본안에 관한 실체심리가 이루어진 기각심결과 동일하게 취급하는 것은 문언의 가능한 해석 범위를 넘어선다.

 

심판청구의 남용을 막고, 모순 저촉되는 복수의 심결이 발생하는 것을 방지하고자 하는 일사부재리 제도의 취지를 고려하더라도, 심판청구권 보장 역시 중요한 가치인 점, 현행 특허법 제163조는 일사부재리 효력이 제3자에게까지 미치도록 하고 있다는 점에서 특허법 제163조 단서의 예외를 인정하여 그 적용 범위를 확대하는 것은 정당화되기 어렵다.

 

첨부: 대법원 2021. 6. 3. 선고 202110077 판결

 

대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결.pdf
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KASAN_일사부재리 원칙 적용 대상의 확정 심결에 각하 심결 포함 범위 대법원 2021. 6. 3. 선고 2021후10077 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 6. 7. 16:12
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1. 무효심판 중 복수의 청구항에 대한 정정청구 정정청구 인정 및 무효심판 청구 기각 심결

 

특허심판원은 그 무효심판 절차 내에서 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1, 3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.

 

2. 특허법원의 심결취소 판결 정정청구 일부 적법하나 일부 위법 BUT 정정청구의 불가분 일체적 확정 때문에 심결 전부 취소 판결

 

특허법원은 심결취소소송에서 이 사건 원심결 중 이 사건 1항 정정발명에 관한 부분은 위법하고 이 사건 3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 적법하다고판단하였다.

 

다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다(특허법원 2016. 6. 17. 선고 20158226 판결).

 

이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 확정된 취소판결이라 한다).

 

3. 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위 심결취소의 이유가 된 제1항 정정청구 관련된 사실상 및 법률상 판단만 해당

 

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 992860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 200196 판결 등 참조).

 

확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다.

 

따라서 확정된 취소 판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

 

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 20171830 판결


KASAN_특허법원 심결취소 판결의 기속력 범위 쟁점 – 무효심판에서 복수의 청구항에 대한 정정청구 중 일부만 위법

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결.pdf


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작성일시 : 2021. 1. 19. 13:17
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1. 일사부재리 원칙의 위반 판단 기준

 

특허법 제163- “이 법에 따른 심판의 심결이 확정되었을 때에는 그 사건에 대해서는 누구든지 동일 사실 및 동일 증거에 의하여 다시 심판을 청구할 수 없다. 다만 확정된 심결이 각하심결인 경우에는 그러하지 아니하다.”

 

대법원 2001. 6. 26. 선고 992402 판결 – “동일 증거라 함은 그 사실과 관련성을 가진 증거로서 전에 확정된 심결의 증거와 동일한 증거뿐만 아니라 그 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력하지 아니한 증거까지 포함한다.”

 

2. 무효심판 청구인 주장요지 및 쟁점

 

심판청구인 주장요지 - 심판청구 당시 제출한 선행발명 1-2, 2, 3, 5는 확정 심결에는 제출되지 않았던 것으로서 확정 심결의 결론을 번복하기에 충분한 증거이므로, 이들에 기초한 청구항 1의 진보성 부정 주장은 일사부재리 원칙에 위반되지 않는다.

 

쟁점: 심판청구 - ‘동일 사실에 의한 청구에 해당함. + 새롭게 제출한 증거들이 확정된 심결을 번복할 수 있을 정도로 유력한 증거인지 여부 동일 증거로 볼 수 없는지 여부

 

3. 특허심판원 판단 - 동일증거 해당, 각하 심결

4. 특허법원 판단 동일증거 해당하지 않음, 심결취소 판결     

 

이 사건 확정심결에서 진보성을 부정하는 증거로 제출되었던 비교대상발명 1은 동일한 증거에 해당하나, 이 사건 심판청구에서 새로이 진보성을 부정하는 증거로 제출된 선행발명 2, 3은 아래 4.항에서 보는 바와 같이 청구항 1의 진보성을 부정하는 증거로서 이 사건 확정심결을 번복할 수 있을 정도의 중요한 증거에 해당한다. 따라서 이 사건 심판청구는 동일증거에 기한 것이라고 볼 수 없어 일사부재리에 저촉되지 않는다.

 

첨부: 특허법원 2020. 6. 19. 선고 20196280 판결

특허법원 2020. 6. 19. 선고 2019허6280 판결.pdf

KASAN_진보성 흠결 불인정 무효심판 청구기각 심결 확정 후 새로운 증거자료 제출 무효심판청구 – 진보성 흠결 확

 

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작성일시 : 2020. 8. 10. 08:40
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원고는 피고를 상대로 사건 특허발명중 청구항 1 9 대하여 등록무효심판을 청구하였으나, 피고가 이를 정정한 후에, 특허심판원은 사건 발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다. 이에 원고는 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고 특허법원은 진보성이 부정된다는 이유로 심결을 취소하는 판결을 선고하였는데(환송 판결), 피고의 특허심판원에 대한 정정심판청구를 인용하는 정정심결이 확정됨에 따라 피고의 상고에 대하여 대법원은 환송전 판결은 정정 전의 청구항을 대상으로 심리판단 하였으므로 법령위반의 잘못이 있다는 이유로 파기환송 판결을 선고하였습니다. 이에 원고는 사건 정정에 대한 정정무효심판을 청구하였고 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였습니다. 사건은 원고의 정정무효심판을 기각한 심결을 취소하기 위하여 원고가 특허법원에 제소한 사건입니다.

 

먼저 특허법원은 사건 1 정정발명이 특허법 42 4 1호의 뒷받침 요건을 충족하였는지 살펴보았습니다. 정정사항 3-1 관련한 문언은 탈빙된 얼음을 얼음저장고 냉수탱크로 보내지는 수단이라고 기재되어 있어 구체적으로 어떠한 구성요소에 의해 그러한 기능이 구현되는지를 문언만으로는 파악하기 어렵다. 발명의 상세한 설명 도면과 종속항의 기술적 구성을 참작하면 정정사항 3-1 문언은 탈빙된 얼음 일부는 얼음저장고로, 나머지 얼음은 냉수탱크로 보내는 수단뿐만 아니라, 탈빙된 얼음을 1회는 얼음저장고로만 다음회에는 냉수탱크로만 보내는 수단 탈빙된 얼음을 얼음저장고로 보낸 일부 얼음을 냉수탱크로 보내는 수단 모두 포함되는 것으로 해석함이 타당하나, 관한 기재나 시사를 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명이나 도면 어디에서도 찾아볼 없고 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 있거나, 그로부터 확장 또는 일반화할 있다고 사정이 없으므로, 뒷받침 요건을 충족하지 못하여 적법한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였습니다.

 

다음으로 특허법원은 사건 9 정정발명의 진보성 흠결 여부에 대하여 살폈습니다.  우선 침지식 제빙방식’[1](차이점1) 관하여는 출원 당시 이미 다양한 제빙방식이 공지되어 있었으며 그러한 기술적 과제가 암시되어 있어, 선행발명 1아이스판의 제빙면에 물을 낙하시켜 아이스판의 배면에 설치된 증발기로 제빙하는 방식역시 선행발명 2 종래기술과 유사한 구조를 채택하고 있어서, 부피가 크고 제빙시간이 비교적 길다는 문제가 있다는 점을 인식하고, 그와 같은 문제를 개선하기 위하여 선행발명 1 유하식 제빙부를 선행발명 2 제시된 침지식 제빙부로 치환할 충분한 동기를 가질 것으로 보았습니다. 따라서 선행발명 1 선행발명 2 침지식 제빙을 위한 구성요소를 결합시킴으로써 단점을 쉽게 극복될 있다고 보았습니다.

 

그리고 물받이와 그릴사이에 냉수가 통과하는 공간(차이점2) 선행발명에서도 이미 개시되어 있는 사항이고, 위와 같은 공간을 형성하여 냉수가 통과하여 직하방에 배치된 냉수탱크로 떨어지도록 함으로써 얻어지는 효과 역시 예측가능한 정도를 벗어나지 않으므로, 통상의 기술자로서는 차이점을 쉽게 극복될 있다고 판단하였습니다.

 

이에 특허법원은 사건 9 정정발명에 대해서 진보성이 부정되어 특허법 136 4항의 독립특허요건을 충족하지 못하였으므로 적법한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였습니다.

 

결론적으로, 정정청구는 불가분적인 하나의 청구이므로 복수의 정정사항에 대하여는 일체로서 가부를 판단해야 일부 사항의 정정만을 허용할 수는 없으므로, 특허법원은 정정된 사건 1, 9 정정발명이 위와 같이 정정의 요건을 갖추지 못한 이상 사건 정정은 일체로서 허용될 없다고 보았고 이와 결론을 달리한 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다고 판단하였습니다.

 

특허의 정정이 성립하려면 특허법 136 1 내지 5항에 따라 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하는 경우에 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 있고 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 없고 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 있는 것이어야 하는 정정의 요건을 만족해야 합니다. 사건은 1 정정발명은 42 4항의 뒷받침 요건을 만족하지 못하였고 9 정정발명은 29 2항에 따른 진보성이 없어 모두 특허를 받을 있어야 하는 요건을 만족하지 못하였습니다. 사건은 정정청구와 정정심판은 특허분쟁을 상당히 복잡하게 만들 있는 특허법에 따른 절차라는 점을 다시 확인한 사건입니다

 

[1] 제빙부는 단면이 반원형이고 회전 가능한 물받이에 냉수가 일시 저장되고, 저장된 냉수에 증발기가 침지되어 제빙이 이루어지며, 제빙이 완료된 이후에는 탈빙을 위해서 물받이 구동수단이 구동되어 물받이가 회전되고, 물받이의 일측 단부에 구비된 그릴을 통해 물받이의 회전과 연동되어 탈빙된 얼음을 얼음저장고로 이송토록 하는 구조

 

특허법원 2017허4716 판결 .pdf

 

정회목 변호사

 

KASAN_정수기 업체 간의 특허 분쟁 중에 있었던 정정무효 사건.pdf

 

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작성일시 : 2017. 11. 15. 19:00
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