영업 양도 계약은 양도인이 자신의 영업을 양수인에게 양도하고자 하는 합의이나 그 영업의 내용을 어떻게 조율하는지에 따라 다양한 형태를 가집니다. 예를 들어, 특허권, 제품 생산에 필요한 기술, 사업에 필요한 일체의 기술 자료 등을 양도하면서 관련 영업을 양도할 수도 있습니다. 본 포스팅에서는 일반적인 영업 양도 계약서 샘플을 첨부해드리면서 관련 법적 쟁점을 코멘트하여 드리겠습니다.

 

 

 

 

먼저 계약의 목적은 양도하는 영업과 관련된 사업의 내용 등으로 기재하는 것이 필요합니다. 목적 규정으로부터 직접 권리 의무의 내용이 도출되는 것은 아니지만 다른 규정의 해석 기준이 될 수 있으므로 정확히 기재하셔야 합니다.

 

양도하는 권리 등의 내용에 관한 규정에서는, 관련 특허의 등록번호 내지 첨부 등록원부, 또는 특허 실시권의 내용, 양도하는 관련 기술의 범위, 국내외 사업에 필요한 일체의 자료 또는 파일, 기타 자료 등을 상세히 규정해야 합니다.

 

각종 양도에 대하여 제3자에게 통지가 필요한 경우에는 통지 의무 내용, 또는 제3자의 동의가 필요한 경우에는 동의 요청 의무 내용, 관련 자료 및 파일 수령의 일자 등에 관한 대상 인도 의무 내용 역시 상세히 규정해야 합니다.

 

또한 비용 지급 절차, 인센티브 지급 방법 규정을 통해 양수인의 의무를 구체적으로 기재합니다. 그리고 영업 양도인에 대한 경업 금지 의무, 관련 권리의 제3자에 대한 양도 금지 의무, 불가항력 면책 사유에 관한 규정의 검토하여 적시합니다. 마지막으로 준거법과 관할법원을 합의하여 기재합니다.

 

영업양도 계약서 작성에 있어서 앞서 설명 드린 바와 같이, 목적 규정, 양도 범위 규정, 통지 및 동의 의무, 비용 및 인센티브 지급 규정, 양도 금지 의무, 비밀 유지 규정 등에 관하여 양도하는 영업의 형태에 맞는 법률 자문을 받아 작성하시는 것이 필요합니다.

 

김동섭 변호사/변리사

첨부: 영업양도 계약서 샘플 영업 양도 국문 계약서 샘플.docx  

 

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작성일시 : 2017.11.10 13:00
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특허 침해 소송에 있어서 소송신탁의 법적 쟁점에 관하여 저희 사무소 블로그의 지난번 포스팅에서 ETRI의 미국 특허 소송 케이스를 설명 드린 바가 있습니다. 당해 케이스에서 ETRI의 특허권 행사 목적으로 미국에 설립된 특수법인 SPH AmericaHuawei사에 대해 제기한 특허침해소송이 소송 신탁 금지에 해당하여 각하되었습니다.

 

이는 소송행위를 하게 하는 것을 주된 목적으로 하는 Licensee의 침해 소송 제기는 소송신탁 금지의 법리에 따라 원고 적격이 부정되기 때문입니다. 아울러 미국 ETRI 케이스와 유사한 상표권 침해소송을 저희 사무소에서 대리하여 소송신탁의 위법성 주장에 따라 소각하 판결로 승소한 사례도 있습니다.

 

이와 관련하여 금번 포스팅에서는 배당이의 사건에서 소송신탁의 해당 여부를 구체적으로 판단한 광주고등법원 사건(광주고등법원 2017. 7. 26. 선고 201611553 판결)을 소개하겠습니다.

 

이 사건에서 피고는 원고 A가 원고 B로부터 채권을 양수한 것은 소송행위만을 목적으로 이루어진 소송신탁에 해당하여 무효라고 주장하였습니다. 소송신탁에 관하여 대법원은 소송행위를 하게 하는 것을 주목적으로 채권양도 등이 이루어진 경우 그 채권양도가 신탁법상의 신탁에 해당하지 않는다고 하여도 신탁법 제7조가 유추적용되므로 무효라고 할 것이고, 소송행위를 하게 하는 것이 주목적인지의 여부는 채권양도계약이 체결된 경위와 방식, 양도계약이 이루어진 후 제소에 이르기까지의 시간적 간격, 양도인과 양수인간의 신분관계 등 제반상황에 비추어 판단하여야 할 것이다(대법원 2002. 12. 6. 선고 20004210 판결). 또한, 소송신탁에서의 소송행위란 민사소송법상의 소송행위에 한정되지 않고 널리 사법기관을 통하여 권리의 실현을 도모하는 행위를 말하는 것으로서 민사집행법에 의한 강제집행의 신청도 이에 포함된다(대법원 2010. 1. 14. 선고 200955808 판결)”고 판시하였습니다.

 

, 대법원은 소송행위를 목적으로 이루어진 채권양도는 신탁법 제7조의 유추적용으로 무효로 보고 있습니다. 그러나 그 채권양도가 소송행위를 주목적으로 하는 지의 여부는 구체적인 제반사정에 비추어 판단하고 있습니다.

 

광주고법 사건에서도 소외인 M이 근저당권의 채권최고액에 미치지 못하는 피담보채무만을 가지고 있었던 점, 소외인 M이 피고로 하여금 그 근저당권을 통한 채권회수가 확실하다는 점을 강조하면서 피고에게 소외인 I에 자금을 대여하게 한 점, 소외인 M이 소외인 I가 피고에게 부담하는 채무를 보증한 점, 피고가 근저당권과 별개로 담보채권자의 지위도 가지고 있었던 점에 비추어, 이 사건의 채권양도는 소송행위를 주목적으로 하지 않는다고 판결하였습니다. 이와 같이 구체적인 사정에 따라 소송신탁 해당 여부는 결론을 달리할 수 있습니다.

 

그렇다면 특허소송에 있어서 소송신탁의 쟁점 역시 유사하게 적용될 수 있습니다. 특허권자가 해당 특허의 사용, 판매 및 소송 수행에 관한 제반 권리를 수송수행자 내지 Licensee에게 부여하였더라도 구체적인 사실 관계에 따라 소송신탁 여부가 달리 판단될 수 있다고 보입니다.

 

, 특허권자가 특허에 관한 권리의 상당 부분을 소송수행자에게 위임 내지 양도하지 않은 경우에는 법적 지위가 충분히 않아, 소송수행자의 소 제기는 소송신탁에 해당한다고 판단될 수 있습니다. 예를 들어, 특허 소송에 따른 수익을 소송수행자가 일부만 가지고 향후 기술 사용 허가 등 특허권 행사는 여전히 특허권자가 단독으로 행사하는 경우에는 소송수행자에게 법적지위가 충분치 않기 때문입니다.

 

이와 같은 소송신탁 금지 법리는 수익 분배 약정 등을 통해 기업의 특허권을 넘겨받은 뒤 해당 특허에 대해 다른 기업들로부터 로열티를 받거나 특허침해 손해배상을 받아 수익을 내는특허괴물(Patent Troll)’의 침해 소송 제기 및 대응과 관련하여 주요 법적 쟁점이 될 것으로 판단됩니다.

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

 

첨부 1 : 광주고등법원 2017. 7. 26. 선고 201611553 판결

광주고등법원 2016나11553 판결.pdf

 

첨부 2 : CASE.  SPH AM., LLC V. HUAWEI TECHS., CO.

SPH AM., LLC V. HUAWEI TECHS., CO..pdf

 

KASAN_소송신탁의 법리와 특허 소송.pdf

 

 

작성일시 : 2017.10.17 15:13
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특허 침해 소송에서는 증거 확보가 우선되어야 합니다. 그 이유는 특허 침해 소송을 제기하려는 자가 상대방의 특허 침해 행위를 입증하여야 할 책임이 있기 때문입니다. 다만 침해 사실을 입증할 자료가 상대방에게 존재하는 경우에는 이를 수집하여 침해 행위를 입증하기가 어렵습니다. 따라서 금번 포스팅에서는 이와 같은 경우에 이용할 수 있는 제도 중 하나인 증거 보전 신청 제도를 설명 드리겠습니다.

 

증거 보전 신청은 특허 침해 소송 제기 전단계에서 증거를 미리 수집할 수 있는 절차입니다. 증거 보전이란 소송 전 또는 소송 중에 특정의 증거를 미리 조사해 두었다가 본안소송에서 사실을 인정하는 데 사용하기 위한 증거조사방법 입니다. 소송 절차 내에서 정상적인 증거조사를 할 때까지 기다려서는 증거를 본래의 사용가치대로 사용하는 것이 불가능하게 되거나 곤란하게 될 염려가 있는 증거를 미리 조사하여 그 결과를 보전하여 두려는 판결절차의 부수절차 입니다(민사소송법 제375).

 

증거보전은 미국식 공판전의 증거개시제도(Pretrial Discovery)가 없는 우리나라 법제 하에서 소송 전 증거수집 제도로 이용될 수 있고, 당사자 한 쪽의 지배영역 내에 있는 증거의 내용을 상대방 당사자에게 알리는 증거 공개 기능도 가집니다.

 

요건에 있어서 증거보전의 대상이 되는 것은 모든 증거방법 입니다. 따라서, 증인신문, 감정, 서증조사, 문서제출명령, 검증은 물론 당사자신문도 가능합니다. 특허침해소송의 경우에는 제품에 대한 검증, 제품의 설계도 및 사양서에 대한 서증 조사 등이 가능합니다.

 

다만 미리 증거조사를 하지 아니하면 그 증거를 사용하기 곤란할 사정이 있어야 합니다(민사소송법 제375). 따라서 증거가 소멸되고 있어 조사가 불가능하게 될 경우는 물론이고, 시간의 경과에 따라 조사가 더 어렵게 되는 현상이 변경될 염려가 있는 경우도 포함됩니다. 이러한 증거보전을 필요로 하는 사유는 신청인이 이를 소명하여야 합니다(민사소송법 제377조 제2).

 

특허침해소송에 있어서는 상대방의 증거 훼손의 용이성 및 개연성에 대한 입증이 필요합니다. 예를 들어 침해 장치의 설계 변경이 용이하여 침해 증거 훼손이 가능하거나, 다른 심판절차에서 심판이 진행 중이거나 해외에서의 특허 분쟁이 개시되어 설계 변경의 개연성이 높다는 점 등으로 입증할 수 있습니다.

 

이와 같은 보전의 사유가 소명되어야 증거보전신청이 받아들여질 수 있습니다. 다만, 그 증거에 의하여 증명할 사실이 소송에서 중요한 사실인지의 여부는 신청의 허부와는 관계가 없습니다. 그리고 신청 절차에 있어서는, 소제기 전에는 신문을 받을 사람이나 문서를 가진 사람의 거소 또는 검증하고자 하는 목적물이 있는 곳을 관할하는 지방법원에 신청하여야 하고, 그 증거조사비용은 예납해야 합니다.

 

아래는 증거보전신청서의 예시 입니다.

 

 

 

특허 침해 소송의 시작은 증거의 수집입니다. 이때 물품에 따라 회피 설계가 용이하고 단시간 내에 증거 훼손이 가능한 경우가 있습니다. 이러한 케이스에서는 설명 드린 소송 전 증거 보전 신청이 효율적입니다. 즉 지식재산권 소송에서는 침해의 형태에 맞추어 증거를 수집하는 방법을 강구하는 법률 자문을 받는 것이 필수적입니다.

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

 

KASAN_특허침해소송 전단계인 증거보전신청 절차.pdf

 

 

작성일시 : 2017.09.19 17:00
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