1. 무효심판 중 복수의 청구항에 대한 정정청구 정정청구 인정 및 무효심판 청구 기각 심결

 

특허심판원은 그 무효심판 절차 내에서 정정청구를 적법한 것으로 인정하면서 이 사건 특허발명의 청구범위 제1, 3항 내지 제5항이 모두 진보성이 부정되지 않는다는 이유로 무효심판 청구를 기각하는 심결을 하였다.

 

2. 특허법원의 심결취소 판결 정정청구 일부 적법하나 일부 위법 BUT 정정청구의 불가분 일체적 확정 때문에 심결 전부 취소 판결

 

특허법원은 심결취소소송에서 이 사건 원심결 중 이 사건 1항 정정발명에 관한 부분은 위법하고 이 사건 3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분은 적법하다고판단하였다.

 

다만, 특허무효심판절차에서의 정정청구는 특별한 사정이 없는 한 불가분의 관계에 있어 일체로서 허용 여부를 판단하여야 하고, 이 사건 정정청구는 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 그 종속항인 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있는 것이어서, 이 사건 원심결 중 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명의 특허무효 여부에 관한 부분도 따로 확정되지 못한 채 이 사건 정정청구에 관한 부분과 함께 취소되어야 한다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하였다(특허법원 2016. 6. 17. 선고 20158226 판결).

 

이에 대한 피고의 상고가 기각됨으로써 위 판결은 확정되었다(이하 위 특허법원 판결을 확정된 취소판결이라 한다).

 

3. 확정된 취소판결의 기속력이 미치는 범위 심결취소의 이유가 된 제1항 정정청구 관련된 사실상 및 법률상 판단만 해당

 

심결을 취소하는 판결이 확정된 경우, 그 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하는 것이고, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다(대법원 2002. 1. 11. 선고 992860 판결, 대법원 2002. 12. 26. 선고 200196 판결 등 참조).

 

확정된 취소판결은 정정청구가 이 사건 제1항 정정발명뿐만 아니라 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에도 모두 걸쳐 있다는 이유로 이 사건 제3항 내지 제5항 정정발명에 관한 부분까지 포함하여 이 사건 원심결을 전부 취소하기는 하였으나, 취소의 기본이 된 이유는 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 위법성 부분이라고 할 것이다.

 

따라서 확정된 취소 판결의 기속력은 이 사건 제1항 정정발명에 관한 원심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에서 발생한다.

 

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 20171830 판결


KASAN_특허법원 심결취소 판결의 기속력 범위 쟁점 – 무효심판에서 복수의 청구항에 대한 정정청구 중 일부만 위법

대법원 2021. 1. 14. 선고 2017후1830 판결.pdf


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작성일시 : 2021. 1. 19. 13:17
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특허권자가 특허무효심판절차 내에서 정정청구를 하여 특허권 침해를 원인으로 하는 민사소송의 사실심 변론종결 이후에 위 정정청구에 대한 심결이 확정되더라도, 정정 전 명세서 등으로 판단한 원심판결에 민사소송법 제451조 제1항 제8호의 재심사유가 있다고 볼 수 없다(대법원 2020. 1. 22. 선고 20162522 전원합의체 판결 참조).

 

따라서 원심 변론종결 후 셀프 플라즈마 챔버의 오염 방지 장치 및 방법이라는 이름의 이 사건 특허발명(특허번호 제0905128)에 대한 특허무효심판절차에서 정정청구에 대한 심결이 확정되었더라도, 상고심은 정정 전 명세서 등을 기초로 원심판결의 권리범위 속부 등에 대한 판단의 법리오해 여부를 판단하여야 한다.

 

특허발명의 보호범위는 청구범위에 기재된 사항에 의하여 정하여지는 것이 원칙이고, 다만 그 기재만으로 특허발명의 기술적 구성을 알 수 없거나 알 수는 있더라도 기술적 범위를 확정할 수 없는 경우에는 명세서의 다른 기재에 의한 보충을 할 수는 있으나, 그 경우에도 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 확장 해석은 허용되지 아니함은 물론 청구범위의 기재만으로 기술적 범위가 명백한 경우에는 명세서의 다른 기재에 의하여 청구범위의 기재를 제한 해석할 수 없다(대법원 2011. 2. 10. 선고 20102377 판결 등 참조).

 

첨부: 대법원 2021. 1. 14. 선고 2017231829 판결


KASAN_특허침해소송의 사실심 변론종결 후 정정청구의 심결 확정 – 재심사유 해당하지 않음 대법원 2021. 1.


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작성일시 : 2021. 1. 18. 17:06
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특허발명 요지 병용요법 조합물, 정정발명 제1항 참조

3항 정정 부적법 판단, 정정허부 일체성 원칙적용으로 정정청구 전체 기각, 정정 전 제1, 2, 4항 발명이 기재불비 무효사유 검토대상

 

 

공지기술

이 사건 특허발명의 출원 전에 항-CD20 항체인 리툭시맵의 치료용도가 선행발명 5를 통해서 이미 알려져 있었다. 또한, 시클로포스파미드와 플루다라빈 각각은 이 사건 특허발명의 출원 전에 CLL 치료제로 사용되고 있었던 것으로 보인다.

 

쟁점 병용요법 조합물의 약리효과 기재불비 인정 여부

특허법원 판결요지 병용요법 조합물의 약리효과 기재불비 무효사유 인정, 등록무효

특허발명의 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정을 발견하기 어렵고, 특허발명의 명세서에 항-CD20 항체(리툭시맵)과 화학요법제인 플루다라빈 및 시클로포스파미드를 유효성분으로 하여 CLL을 치료하는 효과를 확인할 수 있는 약리데이터 등의 시험례 또는 이를 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재도 없으므로, 이 사건 제1, 2 4항 발명은 의약 용도발명으로서 구 특허법 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하지 못하였다고 할 것이다. 따라서 이 사건 제1, 2 4항 발명은 무효 사유가 있다.

 

이 사건 제1, 2 4항 발명은 항-CD20 항체(리툭시맵)과 화학요법제인 플루다라빈 및 시클로포스파미드를 유효성분으로 하고 CLL 치료를 그 용도로 하는 의약 용도발명에 해당한다는 점에서 공통된다. 따라서 이 사건 제1, 2 4항 발명이 구 특허법 제42조 제3항에 정한 명세서 기재요건을 충족하기 위해서는 이 사건 특허발명의 출원 전에 위와 같은 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 있거나 그 명세서에 위와 같은 약리효과가 있다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재되거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어야 할 것이다.

 

그러나 -CD20 항체플루다라빈 및 시클로포스파미드의 화학요법제의 조합이 CLL 치료효과가 있음이 이 사건 특허발명의 출원 전에 명확히 밝혀져 있었다고 볼 근거자료가 전혀 없고,

 

약물은 인체 내에서 화학적 변화를 동반하기도 하는 복잡한 생리반응을 거치게 되는데, 서로 다른 두 가지 이상의 약물을 동시에 또는 순차적으로 투여할 경우에는 각각의 약물간의 상호작용이 수반되어 인체내에서 각각의 약물을 단독으로 투여하였을 때 나타나는 작용과 동일하게 나타날 것으로 예측하기도 어려우므로,

 

이 사건 제1, 2 4항 발명을 구성하는 성분인 항-CD20 항체(리툭시맵)와 플루다라빈 또는 시클로포스파미드 각각이 CLL 치료제로서 효과가 있다는 사실이 이 사건 특허발명의 출원일 전에 공지되어 있다는 사정만으로는 -CD20 항체(리툭시맵)’플루다라빈 및 시클로포스파미드를 조합하여 투여함으로써 CLL을 치료하는 효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀졌다고 볼 수 없다.

 

이 사건 특허발명의 명세서에는 항-CD20 항체와 화학요법제인 플루다라빈 및 시클로포스파미드를 조합하여 CLL 치료효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험례로 기재하거나 또는 이에 대신할 수 있을 정도의 구체적인 기재뿐만 아니라 항-CD20 항체와 플루다라빈 및 시클로포스파미드의 조합에 관한 기재조차도 없다.

 

Comment 결론의 당부와 별개로 위 판단이유의 설득력 의문!!

 

첨부: 특허법원 2019. 1. 17. 선고 20171854 판결

 

KASAN_[특허분쟁] 바이오의약 화학요법제의 병용요법 조합물, 항-CD20 항체(리툭시맵)과 화학요법제 플루다

특허법원 2019. 1. 17. 선고 2017허1854 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2019. 2. 12. 17:42
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1. 정정사항, 명세서 기재 내용 및 정정무효 주장의 요지  

(1) 정정사항: “활성탄à산성 활성탄으로 감축

(2) 명세서 기재내용: ‘10%(w/v)의 수용액에서 pH 3 내지 6을 띠는 산성 활성탄

(3) 정정무효 주장의 요지: 정정발명은산성 활성탄 pH 범위의 한정이 없는산성을 띠는 활성탄을 모두 포함하는데, 명세서 또는 도면에는10%(w/v)의 수용액에서 pH 3 내지 6을 띠는 산성 활성탄으로만 기재되어 있으므로, 발명의 설명에 의하여 뒷받침되지 않으므로 정정무효

 

2. 특허법원 판결요지

정정발명의 명세서에는활성탄에 관하여 산성 활성탄, 중성 활성탄, 알칼리성 활성탄으로 구분하여 기재되어 있고, pH 3 내지 6의 산성을 띠는 산성 활성탄을 사용한 경우 중성 또는 알칼리성의 산성도를 가지는 활성탄에 비해 불순물 제거 효과가 우수하다고 기재되어 있으며, pH 5.0의 산성 활성탄을 사용한 경우 pH 7.9의 중성 활성탄 및 pH 9.8의 알칼리성 활성탄을 사용한 경우보다 흡착반응 후의 순도 수치가 높게 나타났음을 보여주는 실시예가 기재되어 있는 한편, 정정발명의 청구범위에서산성 활성탄 pH 농도를 기준으로 통상적으로 산성에 해당하는 pH 7 미만의 활성탄이라고 해석된다.

 

이를 종합하면 통상의 기술자의 입장에서 발명의 설명에 개시된 위 내용을 기초로 청구범위에 기재된 통상적인 산성활성탄의 범위까지 확장하여 그 효과를 충분히 예측할 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 제1항 정정발명의 청구범위는 발명의 설명에 의하여 뒷받침되고 있다고 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 7. 12. 선고 20176385 판결

 

KASAN_[특허정정무효심판] 정정사항이 발명의 상세한 설명으로 뒷받침되는지 여부 판단 특허법원 2018. 7. 1

특허법원 2018. 7. 12. 선고 2017허6385 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 24. 09:22
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원고는 피고를 상대로 사건 특허발명중 청구항 1 9 대하여 등록무효심판을 청구하였으나, 피고가 이를 정정한 후에, 특허심판원은 사건 발명이 선행발명들에 의해 진보성이 부정되지 않는다고 판단하여 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였습니다. 이에 원고는 심결의 취소를 구하는 소를 제기하였고 특허법원은 진보성이 부정된다는 이유로 심결을 취소하는 판결을 선고하였는데(환송 판결), 피고의 특허심판원에 대한 정정심판청구를 인용하는 정정심결이 확정됨에 따라 피고의 상고에 대하여 대법원은 환송전 판결은 정정 전의 청구항을 대상으로 심리판단 하였으므로 법령위반의 잘못이 있다는 이유로 파기환송 판결을 선고하였습니다. 이에 원고는 사건 정정에 대한 정정무효심판을 청구하였고 특허심판원은 이를 기각하는 심결을 하였습니다. 사건은 원고의 정정무효심판을 기각한 심결을 취소하기 위하여 원고가 특허법원에 제소한 사건입니다.

 

먼저 특허법원은 사건 1 정정발명이 특허법 42 4 1호의 뒷받침 요건을 충족하였는지 살펴보았습니다. 정정사항 3-1 관련한 문언은 탈빙된 얼음을 얼음저장고 냉수탱크로 보내지는 수단이라고 기재되어 있어 구체적으로 어떠한 구성요소에 의해 그러한 기능이 구현되는지를 문언만으로는 파악하기 어렵다. 발명의 상세한 설명 도면과 종속항의 기술적 구성을 참작하면 정정사항 3-1 문언은 탈빙된 얼음 일부는 얼음저장고로, 나머지 얼음은 냉수탱크로 보내는 수단뿐만 아니라, 탈빙된 얼음을 1회는 얼음저장고로만 다음회에는 냉수탱크로만 보내는 수단 탈빙된 얼음을 얼음저장고로 보낸 일부 얼음을 냉수탱크로 보내는 수단 모두 포함되는 것으로 해석함이 타당하나, 관한 기재나 시사를 사건 특허발명의 발명의 상세한 설명이나 도면 어디에서도 찾아볼 없고 발명의 상세한 설명이나 도면에 기재되어 있거나, 그로부터 확장 또는 일반화할 있다고 사정이 없으므로, 뒷받침 요건을 충족하지 못하여 적법한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였습니다.

 

다음으로 특허법원은 사건 9 정정발명의 진보성 흠결 여부에 대하여 살폈습니다.  우선 침지식 제빙방식’[1](차이점1) 관하여는 출원 당시 이미 다양한 제빙방식이 공지되어 있었으며 그러한 기술적 과제가 암시되어 있어, 선행발명 1아이스판의 제빙면에 물을 낙하시켜 아이스판의 배면에 설치된 증발기로 제빙하는 방식역시 선행발명 2 종래기술과 유사한 구조를 채택하고 있어서, 부피가 크고 제빙시간이 비교적 길다는 문제가 있다는 점을 인식하고, 그와 같은 문제를 개선하기 위하여 선행발명 1 유하식 제빙부를 선행발명 2 제시된 침지식 제빙부로 치환할 충분한 동기를 가질 것으로 보았습니다. 따라서 선행발명 1 선행발명 2 침지식 제빙을 위한 구성요소를 결합시킴으로써 단점을 쉽게 극복될 있다고 보았습니다.

 

그리고 물받이와 그릴사이에 냉수가 통과하는 공간(차이점2) 선행발명에서도 이미 개시되어 있는 사항이고, 위와 같은 공간을 형성하여 냉수가 통과하여 직하방에 배치된 냉수탱크로 떨어지도록 함으로써 얻어지는 효과 역시 예측가능한 정도를 벗어나지 않으므로, 통상의 기술자로서는 차이점을 쉽게 극복될 있다고 판단하였습니다.

 

이에 특허법원은 사건 9 정정발명에 대해서 진보성이 부정되어 특허법 136 4항의 독립특허요건을 충족하지 못하였으므로 적법한 정정의 요건을 갖추지 못하였다고 판단하였습니다.

 

결론적으로, 정정청구는 불가분적인 하나의 청구이므로 복수의 정정사항에 대하여는 일체로서 가부를 판단해야 일부 사항의 정정만을 허용할 수는 없으므로, 특허법원은 정정된 사건 1, 9 정정발명이 위와 같이 정정의 요건을 갖추지 못한 이상 사건 정정은 일체로서 허용될 없다고 보았고 이와 결론을 달리한 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다고 판단하였습니다.

 

특허의 정정이 성립하려면 특허법 136 1 내지 5항에 따라 청구범위를 감축하는 경우, 잘못 기재된 사항을 정정하는 경우, 분명하지 아니하게 기재된 사항을 명확하게 하는 경우에 해당하는 경우에 명세서 또는 도면의 정정은 특허발명의 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위에서 있고 청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 없고 정정은 정정 후의 청구범위에 적혀 있는 사항이 특허출원을 하였을 때에 특허를 받을 있는 것이어야 하는 정정의 요건을 만족해야 합니다. 사건은 1 정정발명은 42 4항의 뒷받침 요건을 만족하지 못하였고 9 정정발명은 29 2항에 따른 진보성이 없어 모두 특허를 받을 있어야 하는 요건을 만족하지 못하였습니다. 사건은 정정청구와 정정심판은 특허분쟁을 상당히 복잡하게 만들 있는 특허법에 따른 절차라는 점을 다시 확인한 사건입니다

 

[1] 제빙부는 단면이 반원형이고 회전 가능한 물받이에 냉수가 일시 저장되고, 저장된 냉수에 증발기가 침지되어 제빙이 이루어지며, 제빙이 완료된 이후에는 탈빙을 위해서 물받이 구동수단이 구동되어 물받이가 회전되고, 물받이의 일측 단부에 구비된 그릴을 통해 물받이의 회전과 연동되어 탈빙된 얼음을 얼음저장고로 이송토록 하는 구조

 

특허법원 2017허4716 판결 .pdf

 

정회목 변호사

 

KASAN_정수기 업체 간의 특허 분쟁 중에 있었던 정정무효 사건.pdf

 

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작성일시 : 2017. 11. 15. 19:00
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