특허권의 권리범위확인심판을 청구함에 있어 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003656 판결, 대법원 2010. 5. 27. 선고 2010296 판결 등 참조), 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 20103356 판결, 대법원 2020. 5. 28. 선고 20172291 판결 등 참조).

 

확인대상발명이 적법하게 특정되었는지 여부는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 의심이 있을 때에는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003656 판결, 대법원 2013. 4. 25. 선고 201285 판결 등 참조).

 

만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다면, 특허심판원으로서는 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하며, 그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 그 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판청구를 각하하여야 한다(대법원 2011. 9. 8. 선고 20103356 판결 등 참조).

 

무릇 특허권에 관한 적극적 권리범위확인심판 청구는 피심판청구인이 실시하고 있는 형태를 확인대상발명으로 하여 특허발명의 권리범위에 속하는지의 판단을 구하는 것이어야 하고, 피심판청구인의 실시 형태를 구체적으로 특정하지 아니한 채 마치 특허출원서의 청구범위처럼 그 설명서를 기재한 확인대상발명을 두고서 위 판단을 구하는 것이어서는 아니 된다.

 

첨부: 특허법원 2021. 7. 9. 선고 20204969 판결

 

KASAN_권리범위확인심판 확인대상발명의 특정 여부 판단기준 특허법원 2021. 7. 9. 선고 2020허4969 판결.pdf
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작성일시 : 2021. 9. 23. 09:23
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특허권자가 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 내용의 적극적 권리범위확인심판을 청구한 경우, 심판청구인이 특정한 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명 사이에 동일성이 인정되지 아니하면, 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속한다는 심결이 확정된다고 하더라도 그 심결은 심판청구인이 특정한 확인대상발명에 대하여만 효력을 미칠 뿐, 실제 피심판청구인이 실시하고 있는 발명에 대하여는 아무런 효력이 없다.

 

따라서 피심판청구인이 실시하지 않고 있는 발명을 대상으로 한 그와 같은 적극적 권리범위확인 심판청구는 확인의 이익이 없어 부적법하여 각하되어야 한다(대법원 2003. 6. 10. 선고 20022419 판결 등 참조).

 

그리고 이 경우 확인대상발명과 피심판청구인이 실시하고 있는 발명의 동일성은 피심판청구인이 확인대상발명을 실시하고 있는지 여부라는 사실 확정에 관한 문제이므로 이들 발명이 사실적 관점에서 같다고 보이는 경우에 한하여 그 동일성을 인정하여야 한다(대법원 2012. 10. 25. 선고 20112626 판결 등 참조).

 

한편 적극적 권리범위확인심판청구에 대한 심판사건에서 피청구인이 확인대상발명을 실시하고 있었다는 사실에 대한 증명책임은 청구인에게 있고, 대비되는 발명이 피청구인이 실시하고 있는 발명과 동일하여 확인의 이익이 있는지 여부는 심판의 적법요건으로서 특허심판원이나 법원이 직권으로 이를 조사하여 밝혀야 할 사항이다.

 

첨부: 특허법원 2020. 11. 20. 선고 20204396 판결

 

KASAN_적극적 권리범위확인심판의 요건 확인의 이익 – 피청구인의 확인대상발명 실시 관련 법리 특허법원 2020.

특허법원 2020. 11. 20. 선고 2020허4396 판결.pdf

 

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작성일시 : 2021. 1. 4. 12:00
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확인대상발명의 특정 여부 기준

특허권에 관한 권리범위확인심판을 청구할 때 심판청구의 대상이 되는 확인대상발명은 당해 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 하는데,

 

그 특정을 위해서 대상물의 구체적인 구성을 전부 기재할 필요는 없지만, 적어도 특허발명의 구성요건과 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 특허발명의 구성요건에 대응하는 부분의 구체적인 구성을 기재하여야 한다(대법원 2005. 9. 29. 선고 2004486 판결 등 참조).

 

또한, 확인대상발명은 특허발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어야 할 뿐만 아니라 그에 앞서 사회통념상 특허발명의 권리범위에 속하는지를 확인하는 대상으로서 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적으로 특정되어야 한다.

 

확인대상발명의 특정 여부 직권조사

확인대상발명이 적법하게 특정되었는지는 특허심판의 적법요건으로서 당사자의 명확한 주장이 없더라도 그에 대한 의심이 있을 때는 특허심판원이나 법원이 이를 직권으로 조사하여 밝혀보아야 할 사항이다(대법원 2005. 4. 29. 선고 2003656 판결 등 참조).

 

확인대상발명의 불특정 시 보정명령 및 불응시 각하

만약 확인대상발명의 일부 구성이 불명확하여 다른 것과 구별될 수 있는 정도로 구체적

으로 특정되지 않았다면, 특허심판원은 요지변경이 되지 아니하는 범위 내에서 확인대상발명의 설명서 및 도면에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하여야 하며,

 

그럼에도 불구하고 그와 같은 특정에 미흡함이 있다면 심판의 심결이 확정되더라도 그 일사부재리의 효력이 미치는 범위가 명확하다고 할 수 없으므로, 나머지 구성만으로 확인대상발명이 특허발명의 권리범위에 속하는지를 판단할 수 있는 경우라 하더라도 심판 청구를 각하 하여야 할 것이다(대법원 2011. 9. 8. 선고 20103356 판결 등 참조).

 

확인대상발명은 적법하게 특정되지 아니하였으므로 특허심판원으로서는 확인대상발명에 대한 보정을 명하는 등의 조치를 취하였어야 한다. 그런데도 특허심판원이 이러한 조치를 취하지 아니한 채 이 사건 심판청구를 각하하지도 아니하고 본안에 대하여 판단하여 이 사건 심결을 한 것은 위법하므로, 더 나아가 원고의 다른 주장에 대하여 살펴볼 필요 없이 이 사건 심결은 취소되어야 한다.

 

첨부: 특허법원 2020. 7. 10. 선고 20201991 판결

 

KASAN_권리범위확인심판의 확인대상발명 특정여부 판단기준 불특정 시 보정명령 및 부족 시심판청구 각하 심결 특

특허법원 2020. 7. 10. 선고 2020허1991 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 9. 28. 10:00
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1. 기본 법리

 

후 출원에 의하여 등록된 발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 권리범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판은 후 등록된 권리에 대한 무효심판의 확정 전에 그 권리의 효력을 부정하는 결과가 되므로 원칙적으로 허용되지 아니한다.

 

다만, 예외적으로 두 발명이 특허법 제98조에서 규정하는 이용관계에 있어 확인대상발명의 등록의 효력을 부정하지 않고 권리범위의 확인을 구할 수 있는 경우에는 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구가 허용된다(대법원 2002. 6. 28. 선고 992433 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015161 판결 참조).

 

한편 선 특허발명과 후 발명이 이용관계에 있는 경우에는 후 발명은 선 특허발명의 권리범위에 속하게 된다.

 

여기서 두 발명이 이용관계에 있는 경우라고 함은 후 발명이 선 특허발명의 기술적 구성에 새로운 기술적 요소를 부가하는 것으로서, 후 발명이 선 특허발명의 요지를 전부 포함하고 이를 그대로 이용하되, 후 발명 내에서 선 특허발명이 발명으로서의 일체성을 유지하는 경우를 말하며, 이는 선 특허발명과 동일한 발명뿐만 아니라 균등한 발명을 이용하는 경우도 마찬가지이다(대법원 2001. 8. 21. 선고 98522 판결, 대법원 2016. 4. 28. 선고 2015161 판결 참조).

 

나아가 확인대상발명에 대하여 권리범위확인을 구하는 것이 권리 대 권리 간의 적극적 권리범위확인심판의 청구로 볼 수 있으려면, 확인대상발명이 특허발명의 보호범위에 속한다는 심결이 확정됨으로써 후 출원에 의하여 등록된 발명의 효력을 부인하는 결과가 초래되는 경우이어야 하므로, 확인대상발명이 후 출원에 의하여 등록된 발명과 실질적으로 동일한 발명에 해당하여야 한다.

 

2. 구체적 사안의 특허법원 판결요지 확인대상발명의 이용관계 불인정 + 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 청구요건 흠결 부적법 심판청구

확인대상발명은 이 사건 특허의 제1항 발명의 구성요소 4, 5를 결여한 것이고, 설령 원고의 주장과 같이 확인대상발명에서 구성요소 4, 5가 치환된 것이라고 보더라도 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 과제 해결원리가 달라 치환된 구성요소들이 구성요소 4, 5와 균등하다고 볼 수도 없다.

 

그런데 앞서 본 법리에 따라 확인대상발명과 이 사건 제1항 발명이 이용관계에 있다고 하기 위해서는 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 구성요소와 동일 또는 균등한 요소를 모두 가지면서 여기에 새로운 구성요소를 부가하여야 하는 것이다.

 

따라서 이 사건 제1특허발명의 구성요소 중 일부가 결여되거나 균등하지 않은 요소로 치환된 확인대상발명은 나머지 점에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 이 사건 제1항 발명과 이용관계에 있다고 할 수 없다.

 

따라서 확인대상발명과 이 사건 제1항 발명이 이용관계에 있다고 볼 수 없는 이상, 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 보호범위에 속한다는 확인을 구하는 이 사건 심판청구는 후 등록 특허발명을 확인대상발명으로 하여 선 출원에 의한 등록발명의 보호범위에 속한다는 확인을 구하는 적극적 권리범위확인심판으로서 부적법하여 각하여야 한다.

 

첨부: 특허법원 2020. 7. 3. 선고 20196785 판결

 

KASAN_확인대상발명 대상 후 출원 특허등록 존재 – 권리 대 권리의 적극적 권리범위확인심판 청구요건 – 원칙적

특허법원 2020. 7. 3. 선고 2019허6785 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 8. 7. 15:00
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