취소심판__글20건

  1. 2021.01.28 상표권자의 등록상표 부정사용으로 인한 등록취소 및 부정사용의 고의 추정 복멸 여부 판단: 특허법원 2020. 12. 10. 선고 2020허1779 판결
  2. 2020.11.17 [상표분쟁] 상표, 서비스표 등록 무효심판 + 결합상표, 서비스표 유사판단: 대법원 2018. 3. 29. 선고 2017후2697 판결
  3. 2020.06.05 소문난 삼부자 상표분쟁 및 상표등록취소심판 사건 – 사용권자 라이센시의 부정사용 판단기준: 대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결
  4. 2018.09.11 [상표분쟁] 창업자 개인명의로 본죽 상표권 등록 + 법인에서 상표사용료 받은 사안 – 검찰에서 대표에 대해 징역 5년 구형 뉴스
  5. 2018.07.27 [상표분쟁] 의학용어를 포함하는 전문의약품 상표의 유사여부 판단 + 글리아티린 vs 글리아타민 – 특허법원 유사 but 대법원 비유사 판단: 대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결
  6. 2018.07.02 [상표분쟁] 선사용권 항변 및 선사용 사실여부 판단 : 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나2158 판결
  7. 2018.07.02 [상표분쟁] 도산 상황의 회사소유 상표권 양도이전 계약 – 사해행위 및 대표이사의 권한남용행위 + 계약무효: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나1650 판결
  8. 2018.06.22 [상표분쟁] 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장 “AMERICAN UNIVERSITY”의 식별력 판단 – 새로운 식별력 형성 여부 판단기준: 대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 판결
  9. 2018.06.20 [상표분쟁] 결합상표의 요부 판단기준 - DRAGONFLY OPTIS 사례: 대법원 2018. 6. 15. 선고 2016후1109 판결
  10. 2018.06.08 [상표침해분쟁] 공부가주(孔府家酒) vs 공보가주(孔寶家酒) – 유사상표 인정 + 출처의 오인, 혼동 가능성 인정 + 공보가주 수입판매금지가처분: 서울중앙지방법원 2018카합20439 결정
  11. 2018.06.08 [서비스표등록무효심판] 등록서비스표 CHINATONG 무효심판 - 기술적 표장 및 식별력 여부 판단: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018허1851 판결
  12. 2018.06.08 [상표등록요건판단] “EARTH FRIENDLY PRODUCTS” - 기술적 표장으로 등록거절 사례: 특허법원 2018. 5. 31. 선고 2018허1783 판결
  13. 2018.06.04 [상표침해분쟁] 상표침해분쟁과 권리범위확인심판 + 구체적 거래실정을 고려한 상표권 권리범위판단 사례: 특허법원 2018. 5. 18. 선고 2018허1622 판결
  14. 2018.06.04 [상표분쟁] 상표 불사용취소심판 + 정당사용 인정여부: 특허법원 2018. 5. 17. 선고 2017허7548 판결
  15. 2018.05.14 [상표권분쟁] 유명 프랜차이즈 본사의 사주 개인명의 상표등록, 라이선스계약, 로열티지급 + 검찰조사 및 사주 불구속 기소 뉴스
  16. 2018.02.20 [상표분쟁] 북한지명 사리원은 현저한 지리적 명칭으로서 상표등록 무효사유에 해당: 대법원 2018. 2. 13. 선고 2017후1342 판결
  17. 2017.12.29 [상표권침해소송] 하도급 시공회사의 상표권침해 관련 공동불법행위 성립 및 손해배상책임 인정: 특허법원 2017. 12, 21. 선고 2017나1209 판결
  18. 2017.11.25 [중국지재권침해분쟁] 특허청의 중국 상표분쟁 대응방안 가이드북 소개
  19. 2017.11.17 부제소합의 여부 + 등록상표의 권리행사를 권리남용으로 불인정: 특허법원 2017. 10. 26. 선고 2017나1520 판결
  20. 2017.11.17 중국산 새우를 국내산으로 표시 판매한 전과 + 다시 적발 사례: 징역 1년 및 1천만원 벌금형 선고 - 창원지방법원 2017. 9. 13. 선고 2017고단2320 판결



부정사용 취소사유 판단 법리

 

구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 지정상품과 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 상표권자가 상표제도의 본래 목적에 반하여 자신의 등록상표를 그 사용권 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품 거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하려는 행위를 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 취지가 있다.

 

반면 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 상표권자 또는 전용사용권자 등이 정당한 이유 없이 국내에서 등록된 상표를 지정상품에 사용하지 아니한 경우에 그 상표등록을 취소할 수 있도록 한 것은 등록상표의 사용을 촉진함과 동시에 그 불사용에 대한 제재를 가하려는 데 그 취지가 있다.

 

따라서 구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서 상표권자가 등록상표를 사용한 것인지 아니면 그와 유사한 상표를 사용한 것인지는 구 상표법 제73조 제1항 제3호에서 정한 불사용을 이유로 하는 상표등록취소심판에서의 상표 동일성 판단기준과 관계없이 구 상표법 제73조 제1항 제2호의 앞서 본 바와 같은 입법 취지에 따라 독자적으로 판단하여야 한다.

 

실사용상표가 등록상표를 타인의 대상상표와 동일 또는 유사하게 보이도록 변형한 것이어서 그 사용으로 인하여 대상상표와의 관계에서 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 수요자가 상품 출처를 오인ㆍ혼동할 우려가 더 커지게 되었다면 구 상표법 제73조 제1항 제2호에서 정한 부정사용을 이유로 한 상표등록취소심판에서는 그 실사용상표의 사용을 등록상표와 유사한 상표의 사용으로 볼 수 있다고 할 것이며, 이때 그 대상상표가 주지 저명한 것임을 요하지는 아니한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 20121521 판결 등 참조).

 

부정사용의 고의 여부 판단기준 법리

상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 그 대상상표와 동일·유사한 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정되는데(대법원 2004. 11. 12. 선고 200354315 판결 등 참조),

 

앞서 본 바와 같이 피고의 대상상표는 실사용상표의 사용 당시 신발류 상품과 관련하여 적어도 국내에 널리 알려진 주지상표인 점이 인정되므로, 원고의 부정사용에 대한 고의는 추정된다.

 

상표권자의 부정사용 고의 부정 주장요지

실사용상표는 원고의 의사와 무관하게 외부업체가 임의로 원고의 검수조차 받지 않고 반입한 제품에 사용된 것으로서, 단지 수개월 동안 특정 제품에 한정하여 사용되었고, 그마저도 원고가 실사용상표의 사용 사실을 인지한 즉시 그 사용을 중단하였을 뿐만 아니라 해당 제품을 모두 회수 폐기하였으며, 원고가 이 사건 등록상표를 20년이 넘는 기간 동안 운동화 등에 사용함으로써 이 사건 등록상표에 지정상품인 운동화 등에 관한 국내 수요자의 신뢰가 어느 정도 형성되어 있는 사정에 비추어 볼 때 원고의 상표 부정사용에 대한 고의가 인정될 수 없다는 취지로 주장한다.

 

특허법원의 판단 부정사용의 고의 인정

 

상표권자인 원고가 ‘E’ 및 중국 하청업체들을 통해 실사용상표가 부착된 원고의 슬리퍼, 운동화 등 상품들을 생산하고, 이들을 온라인 시장에서 판매함으로써 실사용상표를 사용하였음은 앞서 인정한 바와 같고, 상표 부정사용의 기간이 수개월에 불과하다는 사정은 원고의 상표 부정사용에 대한 고의 인정 여부에 아무런 영향을 줄 수 없다. 또한 갑 제4 내지 7호증의 각 기재만으로는 실사용상표가 원고의 의사와 무관하게 외부업체가 임의로 원고의 검수조차 받지 않고 반입한 제품에 사용되었다거나 원고가 실사용상표의 사용 사실을 인지한 즉시 그 사용을 중단하면서 해당 제품을 모두 회수폐기하였다는 점을 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거도 없다.

 

나아가 원고의 이 사건 등록상표에 국내 수요자의 신뢰가 형성되어 있다는 점 역시 이를 인정할 아무런 구체적 증거가 없고, 설령 이 사건 등록상표에 원고 주장과 같은 신뢰가 형성되어 있다고 하더라도, 그와 같은 사정만으로 이 사건 등록상표를 변형하여 사용한 상표권자인 원고의 고의 추정이 복멸된다고 볼 수도 없다.

 

특허법원 판결요지

 

이 사건 등록상표의 상표권자인 원고가, 이 사건 등록상표와 유사하고 대상상표와 실질적으로 동일한 실사용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 포함되는 슬리퍼, 운동화 등에 사용함으로써 일반 수요자들이 대상상표와의 관계에서 이 사건 등록상표를 그대로 사용한 경우보다 상품들의 출처를 오인·혼동할 우려가 더 커졌으며, 이에 대한 원고의 고의도 인정되므로, 이 사건 등록상표는 구 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다.

 

첨부: 특허법원 2020. 12. 10. 선고 20201779 판결


KASAN_상표권자의 등록상표 부정사용으로 인한 등록취소 및 부정사용의 고의 추정 복멸 여부 판단 특허법원 2020

특허법원 2020. 12. 10. 선고 2020허1779 판결.pdf


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작성일시 : 2021. 1. 28. 09:40
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1. 기초사실 - 무효심판 대상 등록 서비스표 vs 선등록상표   

등록서비스표

지정서비스업: ‘귀금속제 액세서리비귀금속제 액세서리가방의류풋웨어캡모자모자 소매업

선등록상표

 

2. 대법원 판결요지

. 판단 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비판단하는 것이 필요하다. 그리고 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표의 구성 부분 중 식별력이 없거나 미약한 부분은 요부가 된다고 할 수 없다.

 

결합상표 중 일부 구성 부분이 요부로 기능할 수 있는 식별력이 있는지를 판단할 때에는, 해당 구성 부분을 포함하는 상표가 지정상품과 동일유사한 상품에 관하여 다수 등록되어 있거나 출원공고되어 있는 사정도 고려할 수 있고, 이는 등록 또는 출원공고된 상표의 수나 출원인 또는 상표권자의 수, 해당 구성 부분의 본질적인 식별력의 정도 및 지정상품과의 관계, 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 보이는 사정의 유무 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다.

 

. 구체적 판단

등록서비스표와 선등록상표 모두 왼쪽을 바라보고 있는 서 있는 개의 옆모습 형상의 도형 부분을 포함하고 있으나 등록서비스표 출원일 이전에 지정서비스업과 동일유사한 서비스업들에 관하여, 이 사건 등록서비스표의 도형 부분과 유사한 형상의 도형을 포함하는 다수의 서비스표가 서비스표권자를 달리하여 등록되어 있는 사정 등을 고려하면 위 도형 부분의 식별력을 인정하기 곤란하거나 이를 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 등록서비스표에서 개의 옆모습 형상의 도형 부분()은 독자적인 식별력을 발휘하는 요부로 볼 수 없음에도, 이와 달리 보아 등록서비스표가 선등록상표의 표장과 유사하다고 판단한 원심판결에 법리를 오해한 잘못이 있다.

 

KASAN_[상표분쟁] 상표, 서비스표 등록 무효심판 결합상표, 서비스표 유사판단 대법원 2018. 3. 29.

 

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작성일시 : 2020. 11. 17. 11:00
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1. 소문난 삼부자 상표권의 등록 및 권리 관계

 

 

 

2. 삼부자 상표권에 대한 강제집행 및 상표권 매수인의 이전등록

 

 

3. 새로운 상표권자의 사용권설정 및 사용권자 라이센시의 실사용 상표

 

 

 

4. 쟁점 - 사용권자 라이센시의 부정사용 및 취소사유 해당여부

 

 

5. 특허법원 판결 부정사용 불인정 BUT 대법원 판결 - 부정사용 인정, 원심판결 파기 환송

 

 

6. 대법원 판결요지

 

이 사건 등록상표의 사용권자들이 실사용상표들을 사용한 구체적인 사용태양은 상표 및 지정상품 자체의 동일성 또는 유사성에 의해 일반적으로 발생할 수 있는 혼동의 범위를 넘어 사회통념상 등록상표의 부정한 사용행위라고 평가할 수 있는 정도로 볼 여지가 있다.

 

7. 대법원 판결이유 - 부정사용 판단기준

 

구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 73조 제1항 제8호는 전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 사용권자라 한다)가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우 상표등록을 취소할 수 있도록 규정하고 있다.

 

위 규정의 취지는 상표권자에게 사용권을 자유롭게 설정할 수 있도록 하는 대신에 사용권자에 대한 감독의무를 부과하여 사용권자가 상표제도의 본래의 목적에 반하여 등록상표를 그 사용권의 범위를 넘어 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고, 타인의 상표의 신용이나 명성에 편승하는 행위를 방지하여 거래자와 소비자의 이익을 보호함은 물론 다른 상표를 사용하는 사람의 영업상의 신용과 권익도 보호하려는 데 있다고 할 것이다(대법원 2010. 4. 15. 선고 20093329 판결 등 참조).

 

구 상표법 제73조 제1항 제8호에 따라 사용권자가 실제로 사용하는 상표(이하 실사용상표라 한다)와 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 대상상표라 한다) 사이의 혼동 유무를 판단함에 있어서는, 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적·전체적으로 관찰하되, 실사용상표가 등록상표로부터 변형된 정도 및 대상상표와 유사한 정도, 실사용상표와 대상상표가 상품에 사용되는 구체적인 형태, 사용상품 간의 관련성, 각 상표의 사용 기간과 실적, 일반수요자에게 알려진 정도 등에 비추어, 당해 상표의 사용으로 대상상표의 상품과 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가를 중점적으로 살펴야 할 것이다(대법원 2012. 10. 11. 선고 20122227 판결, 대법원 2015. 10. 15. 선고 20131214 판결 등 참조).

 

그런데 상표권이 이전된 후 상표권자로부터 사용허락을 받은 사용권자가 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 사용하는 경우에는 종전 상표권자의 업무와 관련된 상품과의 혼동이 생길 가능성이 크다.

 

이 때에는 상표권자가 금지 청구권을 행사할 수 있는 범위(구 상표법 제66조 제1항 제1, 65조 제1)와 상표를 독점적으로 사용할 수 있는 범위(구 상표법 제50)는 구분되어야 한다는 원칙 등에 비추어, 등록상표, 실 사용상표, 대상상표 상호간에 앞서 본 사정들을 세심히 살펴 사회통념상 등록상표의 부정한 사용으로 평가할 수 있을 정도에 이르는지 여부를 판단하여야 할 것이다.

 

구 상표법 제73조 제1항 제8호의 대상상표는 적어도 국내에서 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있을 것을 요한다(대법원 2013. 12. 26. 선고 20121521 판결 등 참조).

 

다만 위 조항은 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우라고 규정하고 있을 뿐, ‘대상상표타인의 범위를 특별히 한정하지 않고 있으므로, 대상상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니더라도 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고(대법원 2005. 6. 16. 선고 20021225 전원합의체 판결 등 참조), 상표권이 이전된 경우 종전 상표권자나 그로부터 상표사용을 허락받은 사용권자도 타인에 포함된다고 보아야 한다.

 

첨부: 대법원 2020. 2. 13. 선고 20172178 판결

 

KASAN_소문난 삼부자 상표분쟁 및 상표등록취소심판 사건 – 사용권자 라이센시의 부정사용 판단기준 대법원 2020

대법원 2020. 2. 13. 선고 2017후2178 판결.pdf

 

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작성일시 : 2020. 6. 5. 16:00
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종전 블로그에 소개한 사건에서 검찰이 본아이에프(브랜드명 본죽) 대표와 부인인 본사랑 이사장에게 특정경제범죄 가중처벌 등에 관한 법률 위반(배임) 등을 적용하여 각 징역 5년을 구형했다는 소식입니다. 매우 무거운 형량을 구형하였습니다.

 

뉴시스 인터넷 기사를 인용하면 다음과 같습니다. 검찰은 "법인이 설립된 이후 개발한 상표를 본인 명의로 등록했다""상표를 개인적으로 소유한 뒤 사용료를 받았고, 특별 위로금 명목으로 회사로 하여금 50억원을 지급하게 했다"고 설명했다.

 

이어 "법인 차원에서 상표를 개발했는데도, 부당하게 사용료를 지급해야 하는 결과가 발생했다""가맹점주와 소비자들의 정당한 이익을 가로채고, 경제 정의 및 공정한 거래질서를 침해했다"고 지적했다.

 

그러면서 "수사 및 재판 과정에서 개선 의지를 보이지 않았고, 피해회복도 안됐다""김 대표 부부의 태도를 볼 때 피해가 회복될 가능성도 전혀 없다"고 구형 이유를 밝혔다.

 

KASAN_[상표분쟁] 창업자 개인명의로 본죽 상표권 등록 법인에서 상표사용료 받은 사안 – 검찰에서 대표에 대

 

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작성일시 : 2018. 9. 11. 14:00
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1. 대상 상표

 

선등록 TALFARMACO 상표

GLIATILIN 글리아티린

 

 

후등록 대웅바이오 등록상표

GLIATAMIN

    

 

 

 

2. 판단기준 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표 중 어느 부분이 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란하거나 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않다고 인정되는 경우에는 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 요부에 해당한다고 볼 수 없다(대법원 2006. 5. 25. 선고 2004912 판결 등 참조). 만일 상표의 구성 부분 전부가 식별력이 없거나 미약한 경우에는 그중 일부만이 요부가 된다고 할 수 없으므로 상표 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 한다(대법원 2001. 4. 27. 선고 20002453 판결, 대법원 2017. 3. 15. 선고 20162447 판결 등 참조).

 

3. 대법원의 구체적 사안에 대한 판단

(1) 의학용어의 특수성

. 양 표장 중 앞부분의 ‘GLIA(글리아)' 부분은신경교(神經膠, neuroglia)’ 또는신경교세포(glia cell)’를 의미하고, 뒷부분의 ‘TAMIN’ ‘TILIN(티린)’은 조어로서 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 유사하게 사용되고 있다.

 

. ‘신경교(neuroglia)’ 또는신경교세포(glia cell)’는 백과사전 및 과학용어사전 등에중추 신경계의 조직을 지지하는 세포로 뇌와 척수의 내부에서 신경세포에 필요한 물질을 공급하고 신경세포의 활동에 적합한 화학적 환경을 조성하는 기능을 하는 세포를 일컫는 용어라고 설명되어 있다.

 

. 의학 및 약학 교재인신경해부생리학’, ‘인체해부학’, ‘인체생리학’, ‘신경학등에 ‘GLIA(신경교 또는 신경교세포)’에 대한 설명이 기재되어 있다. 그리고 의학 및 약학 관련 신문 등에는 ‘GLIA(글리아)’ 연구를 통해 치매, 파킨슨씨병, 간질, 불면증, 우울증, 자 폐증 등 뇌질환을 치료할 수 있다는 내용의 기사가 다수 게재되어 있다.”

 

(2) 전문의약 상품거래상의 특수성

. 의약품은 오용남용될 우려가 적고 의사의 처방 없이 사용하더라도 안전성 및 유효성을 기대할 수 있는 것으로 식품의약품안전처장이 지정한일반의약품과 일반의약품이 아닌전문의약품으로 구분된다(약사법 제2조 제9, 10). 이 사건 등록상표의 지정상품에는노인성기억감퇴증치료제, 외상퇴행성대뇌증후군치료제, 원발퇴행성대뇌증후군치료제, 혈관퇴행성대뇌증후군치료제, 우울증치료제등과 같은 전문의약품과소염제등과 같은 일반의약품이 있고, 전문의약품과 일반의약품이 모두 포함될 수 있는약제, 약제용 연고, 약제용 정제등이 있다.

 

. 전문의약품의 경우는 의사가 환자의 증상에 따라 의약품을 처방하면 약사가 처방에 따른 조제를 하므로 사실상 일반 소비자가 의약품의 선택에 개입할 여지가 없다. 그리고 전문의약품은 광고가 원칙적으로 금지되고 있어[약사법 제68조 제6, 의약품 등의 안전에 관한 규칙(2018. 4. 25. 총리령 제1455호로 개정되기 전의 것) 78조 제2] 의사, 약사 등 전문가가 아닌 일반 소비자가 이에 대한 정보를 알기도 쉽지 않다.

 

일반의약품의 경우는 일반 소비자가 약국에서 직접 필요한 의약품을 구매하지만, 이경우에도 대부분 환자가 증상을 설명하면 약사가 그에 맞는 의약품을 골라주는 것이 거래실정이다. 그리고 약사는 구매자가 필요한 의약품을 선택할 수 있도록 복약지도를 할 의무가 있으므로(약사법 제2조 제12, 24조 제4), 대개는 약사의 개입 하에 구매가 이루어진다.”

 

(3) 구체적 판단

이 사건 등록상표와 선등록상표들 중 ‘GLIA(글리아)’ 부분은 그 지정상품인 의약품과의 관계에서 뇌신경질환 관련 치료제로 수요자에게 인식되어 식별력이 없거나 미약할 뿐만 아니라 공익상으로 보아 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로 요부가 될 수 없고,

 

뒷부분에 위치한 ‘TAMIN’ ‘TILIN(티린)’은 조어이기는 하나 의약품 작명 시 다른 용어에 붙어 접사와 같이 사용되고 있으므로 독립하여 요부가 될 수 없으므로 위 상표들의 전체를 기준으로 유사 여부를 판단하여야 하며, 수요자는 뒤의 두 음절인 ‘TAMIN’ ‘TILIN(티린)’의 외관과 호칭의 차이로 혼동을 피할 수 있을 것으로 보이므로, 이 사건 등록상표와 선등록상표들의 표장은 서로 동일 또는 유사하다고 볼 수 없다.”

 

결론: 유사하다고 판단한 특허법원 판결을 파기하고 사건을 특허법원에 환송함.

 

첨부: 대법원 2018. 7. 24. 선고 20172208 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 의학용어를 포함하는 전문의약품 상표의 유사여부 판단 글리아티린 vs 글리아타민 – 특허법

대법원 2018. 7. 24. 선고 2017후2208 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 27. 11:37
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1. 피고의 항변 - 선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리 주장 

 

2. 상표법 규정

99(선사용에 따른 상표를 계속 사용할 권리) ① 타인의 등록상표와 동일ㆍ유사한 상표를 그 지정상품과 동일ㆍ유사한 상품에 사용하는 자로서 다음 각 호의 요건을 모두 갖춘 자(그 지위를 승계한 자를 포함한다)는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속하여 사용할 권리를 가진다.

1. 부정경쟁의 목적이 없이 타인의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있을 것

2. 1호에 따라 상표를 사용한 결과 타인의 상표등록출원 시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것

 

② 자기의 성명ㆍ상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 상거래 관행에 따라 상표로 사용하는 자로서 제1항제1호의 요건을 갖춘 자는 해당 상표를 그 사용하는 상품에 대하여 계속 사용할 권리를 가진다.

 

③ 상표권자나 전용사용권자는 제1항에 따라 상표를 사용할 권리를 가지는 자에게 그 자의 상품과 자기의 상품 간에 출처의 오인이나 혼동을 방지하는 데 필요한 표시를 할 것을 청구할 수 있다.

 

3. 특허법원의 판단  

. 선사용 관련 인정사실

(1) 개인 C2014. 4. 5. ~ 2015. 6. 30. “씨엔케이정보기술(데에터팩토리)” 개인사업체 상호 사용

(2) 피고의 대표이사 B의 배우자 D 명의로 2015. 6. 1. ~ 2016. 1. 31. “데이터팩토리상호 개인사업체 운영

(3) 피고 주식회사 데이터팩토리 2015. 12. 18 법인 설립

 

. 특허법원 판결요지

(1) C, B, 피고법인이 데이터팩토리를 상호로 사용하는 외에 서비스업의 출처표시로 사용하였다고 인정하기에 부족함.

(2) 피고가 제출한 증거자료에 B2014. 3. 28. 인터넷 홈페이지에 데이터팩토리 오시는 길광고글 게시한 사실 + 홈페이지에 데이터팩토리 서비스표가 표시된 사실이 기재되어 있으나, 그 사업자등록번호와 주소가 피고 서울지사와 동일한 점에 비추어 보면, 이 사건 서비스표 출원 당시 사용으로 단정하기에 부족함. (일자를 신뢰하기 어렵다는 취지)

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 20172158 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 선사용권 항변 및 선사용 사실여부 판단 특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나21

특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나2158 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 2. 14:05
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다음과 같은 사정으로, 원고와 A사 사이의 1차 및 2차 양도·양수계약은 모두 A사의 대표이사인 B A사의 영리목적과 관계없이 자기 또는 제3자의 이익을 도모할 목적으로 그 권한을 남용한 행위에 해당하고, 원고도 이러한 사정을 잘 알고 있었다 할 것이므로, 모두 무효라고 봄이 타당하다.

 

① B 1차 양도·양수계약 체결 이전에 이미 경영상 책임을 이유로 대표이사 사직원을 제출하였고, A사 자금을 횡령하였다는 등의 범죄사실로 법원에서 유죄판결을 선고받아 수감 중이었다.

 

② 1차 양도·양수계약 체결 당시 A사의 유일한 자산은 이 사건 각 상표권 및 제1011780호 상표권과제주일보라는 제호로 신문을 발행할 수 있는 권리나 발행된 신문에 대한 저작권 등이다. 그런데, A사 이사회는 A사가 비상대책위원회 대표들에게제주일보라는 제호로 신문을 발행할 수 있는 권리 등을 양도하고 이 사건 각 상표권에 대한 전용사용권을 설정한 계약을 추인하였으며, 비상대책위원회는 B를 제주일보의 경영에서 배제하고 새로운 법인을 설립하여 제주일보를 발간하고자 하였다.

 

③ A사의 대표이사인 B와 원고 대표이사 C는 형제이다. 원고의 설립 당시의 목적은 스티로폼 포장상자 및 내장재 제조·판매업 등으로 원고는 신문발행과는 전혀 무관한 회사였는데, B에 대한 형사재판이 진행 중 상호를 현재의 상호로 변경하고 목적도 신문발행업 등으로 변경하였다.

 

④ 1차 및 2차 양도·양수계약 체결 당시 A사는 임직원에 대한 퇴직금채무 등도 변제할 자력이 없었다. 그럼에도 B A사를 대표하여 A사의 유일한 재산인, ‘제주일보라는 제호로 신문을 발행할 수 있는 권리 등을 원고에 무상으로 또는 500만 원을 대가로 양도하였고, A사가 부담하는 채무를 원고로 하여금 인수하도록 하지 않았다.

 

⑤ B 1차 양도양수계약이 업무상배임에 해당한다는 내용의 고소를 당하자 수사기관에 1차 양도양수계약에 관하여 A사 이사회에서 등기이사 3명과 감사 1명 중 이사 B, D가 출석하여 고소 이후 이를 추인하였다는 내용의 이사회 회의록을 제출하였다.

 

⑥ A사의 이사회가 소집되어 이사 3명과 감사 1명 중 이사 B D가 출석하여 청산인 선임, 회사계속 결의 신청, 임원 선출을 위한 임시주주총회개최 의결을 하였다는 내용의 이사회 회의록이 작성되었고, 위 안건을 심의하기 위하여 임시주주총회를 개최한다는 내용의 임시주주총회소집통지서가 발송되었다. 임시주주총회에서 청산인으로 B를 선임하고, 감사 1명과 이사 3명을 선출하고, 잔존 자산은 이사회에 처분권한을 위임하는 것을 승인하였다는 내용의 임시주주총회 의사록이 작성되었고, A사 법인등기부에 대표이사 B, 사내이사 D, E, 감사 F가 취임하였다는 내용의 등기가 마쳐졌다.

 

위 이사회 회의록 작성일자, 결의 내용, 임시주주총회 개최 경위, 안건 및 의결 내용, 이사회 소집통지서, 임시주주총회 소집통지서상의 안건에 제1011780호 상표의 양도에 관한 내용이 포함되어 있지 않았던 점, 임시주주총회일 당시 제1011780호 상표권은 A사가 아닌 원고 명의로 등록되어 있었던 점 등에 비추어 보면, A사와 원고는 형식적으로 원상회복을 한 다음 외관상 거의 동일한 내용으로 2차 양도양수계약을 체결하였다고 보인다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 21. 선고 20171650 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 도산 상황의 회사소유 상표권 양도이전 계약 – 사해행위 및 대표이사의 권한남용행위 계약무

특허법원 2018. 6. 21. 선고 2017나1650 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 7. 2. 13:12
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1. 사안의 개요

미국 Washington D.C. 소재 종합대학교로서 1893년 설립 120년 이상 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 교명으로 사용하고 있음 + 서비스표 출원 지정서비스업대학교육업, 교수업’ + 출원서비스표(AMERICAN UNIVERSITY)가 현저한 지리적 명칭으로 된 상표의 등록을 불허하는 구 상표법 제6조 제1항 제4호 등에 해당한다는 이유로 위 서비스표 등록출원에 대하여 거절결정 + 특허심판원 거절불복심판청구 기각 심결 but 특허법원 심결취소 식별력 인정

 

2. 대법원 판결요지

. 사건의 쟁점

▣ 현저한 지리적 명칭만으로 된 상표뿐만 아니라, 현저한 지리적 명칭이 다른 식별력 없는 표장과 결합된 상표의 경우에도 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 따라 상표로 등록될 수 없다는 것이 확립된 대법원판례의 법리임

▣ 다만 대법원판례는 현저한 지리적 명칭이 다른 식별력 없는 표장과 결합하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우라면, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 아니하여 상표로 등록될 수 있다고 판시해 왔음

▣ 이 사건 출원서비스표도 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장으로서 식별력이 없는 부분인 ‘UNIVERSITY’가 결합된 표장

▣ 따라서 이 사건 출원서비스표가 위 법리에서 상표등록이 가능하다고 판시한현저한 지리적 명칭과 다른 식별력 없는 표장이 결합하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성한 경우에 해당하는지가 쟁점

 

. 다수의견의 요지 (8) : 이 사건 출원서비스표는 서비스표 등록이 가능함 상고기각

 

새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부에 관한 판단 기준

현저한 지리적 명칭과 다른 식별력 없는 부분이 결합된 표장이 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하는지는 결국 각 구성 부분의 결합에 의하여 새로운 관념을 낳거나 새로운 식별력을 형성하고 있는지에 따라 결정될 수밖에 없음

● 그리고 이러한 새로운 관념이나 새로운 식별력의 형성 여부는 표장에 대한 수요자들의 개별적구체적인 인식을 떠나서는 좀처럼 생각하기 어려움

● 따라서 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장도 그 구성 자체만으로 특정인의 출처표시로 인식되는 것이 아니라, 그 구성 자체로는 본래의 지리적 의미와 기술적 표장으로 식별력이 없으나, 표장에 대한 수요자들의 개별적구체적인 인식 여하에 따라 새로운 출처가 형성될 수 있는 것으로 보는 것이 합리적임

 

▣ 이 사건 출원서비스표는 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 아니함

● 이 사건 출원서비스표는 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭이기도 한데, 이 사건 대학교는 미국 워싱턴 디시에 위치한 종합대학교로서 1893년 설립된 이래 120년 이상 ‘AMERICAN UNIVERSITY’를 교명으로 사용하고 있음

이 사건 대학교의 연혁, 학생수, 대학시설, 국내외에서 알려진 정도, 포털사이트에서 검색되는 ‘AMERICAN UNIVERSITY’의 실제 사용내역 등에 비추어 보면, 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 미국 유학준비생을 비롯한 수요자들에게 원고가 운영하는 이 사건 대학교의 명칭으로서 상당한 정도로 알려져 있다고 볼 수 있음

● 따라서 이 사건 출원서비스표는 현저한 지리적 명칭인 ‘AMERICAN’과 기술적 표장인 ‘UNIVERSITY’가 결합하여 지정서비스업인 대학교육업 등과 관련하여 새로운 식별력을 형성하고 있으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제4호에 해당하지 아니함

 

3. 판결의 의의

▣ 우리나라는 예전부터 지리적 명칭을 상표의 구성으로 사용하는 사례가 많았고, 특히 지리적 명칭을 식별력이 없는 업종명 등과 결합하여 구성한 표장에 대하여 상표등록이 가능한지에 관하여 분쟁이 많이 제기되어 왔음

▣ 이 판결은 현저한 지리적 명칭에 대하여 상표등록을 허용하지 않는 구 상표법 제6조 제1항 제4(현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정되어 있음)의 규정 취지와 그 적용 범위를 분명히 하였음

▣ 나아가 이 판결은 현저한 지리적 명칭이 포함된 결합상표의 식별력 유무 및 상표등록 가능 여부에 관하여 구체적인 판단 기준을 제시하였다는 점에서도 그 의의를 찾을 수 있음

 

첨부: 대법원 2018. 6. 21. 선고 20151454 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 현저한 지리적 명칭과 대학교를 의미하는 단어가 결합된 표장 “AMERICAN UNIVERSI

대법원 2018. 6. 21. 선고 2015후1454 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 22. 10:30
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1. 사안의 개요 및 쟁점

출원상표 - DRAGONFLY OPTIS  vs  선등록상표 - OPTEASE

지정상품 - Catheters used in medical imaging (의료영상용 카테터) - 고무 또는 금속제 등의 가는 관에 렌즈 등을 장착하여 인체의 혈관 내부 등을 촬영하고 이를 모니터로 전송하여 인체 외부에서 수술이나 진단을 용이하게 하는 의료 기구

 

쟁점: 출원상표 ‘DRAGONFLY OPTIS’와 선등록상표 ‘OPTEASE’의 유사 여부를 판단함에 있어서, 출원상표 중 ‘DRAGONFLY’ 부분과 ‘OPTIS’ 부분 중 어느 부분을 요부로 보고 유사여부를 판단해야 하는지 - 특허법원 판결 ‘OPTIS’ 부분을 요부로 보고 양 상표의 표장이 유사하다고 판단함

 

2. 대법원 판결요지

요부 판단 기준: “상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지, 저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다(대법원 2017. 2. 9. 선고 20151690 판결 참조).”

 

구체적 판단: 출원상표 중 ’OPTIS‘ 부분은눈의, 렌즈라는 의미를 갖는 ‘OPTIC'에서 맨 끝의 알파벳 'C' ’S'로 바뀐 정도에 불과하다. 따라서 이 ’OPTIS‘ 부분은 수요자들이 지정상품의 성질과 관련된 ‘OPTIC'을 연상할 것으로 보이므로 식별력이 미약하다.

 

반면 이 사건 출원상표 중 ‘DRAGONFLY' 부분은잠자리라는 의미로 그 지정상품과의 관계에서 ’OPTIS‘ 부분과 비교할 때 상대적인 식별력이 강하고, 전체 상표에서 차지하는 비중도 높다.

 

따라서 이 사건 출원상표에서 ‘DRAGONFLY' 부분을 요부로 보아야 하고, ’OPTIS‘ 부분은 요부가 될 수 없다. 이 사건 출원상표의 요부인 ‘DRAGONFLY'와 선등록상표를 대비하면, 양 상표는 외관뿐만 아니라, 호칭 및 관념에 있어서도 상이하여 서로 유사하지 않다.

 

첨부: 대법원 2018. 6. 15. 선고 20161109 판결 20161109

 

KASAN_[상표분쟁] 결합상표의 요부 판단기준 - DRAGONFLY OPTIS 사례 대법원 2018. 6. 15.

대법원 2018. 6. 15. 선고 2016후1109 판결.pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 20. 09:28
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공부가주(孔府家酒)

공보가주(孔寶家酒)

 

 

 

판결요지: "두 표장은 모두 4음절의 한자이고, 'O家酒'로 구성되어 호칭도 전체적으로 청감이 유사하다. 공부가주는 공자가 제사를 지내기 위해 사용한 술에서 유래한 상품으로, 중국 공자문화축제 전용술과 중국 10대 문화 명주로 지정됐다. 피신청인 금용이 공보가주를 국내에서 먼저 판매하고 있었다고 하지만 공부가주는 그에 앞서 중국에서 '공자 가문의 술'로 널리 알려졌었다. 금용이 공보가주를 판매하면서 '공자 후손들이 제사를 지내기 위해 만들기 시작한 것'이라고 홍보하기도 한 점을 비춰보면 부정경쟁 목적이 없었다고 보기 어렵다.”

 

KASAN_[상표침해분쟁] 공부가주(孔府家酒) vs 공보가주(孔寶家酒) – 유사상표 인정 출처의 오인, 혼동 가

 

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작성일시 : 2018. 6. 8. 12:00
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2. 특허법원 판결요지

(1) 원고는 피고의 서비스표인 1이 일반수요자에게중국에 대한 전문가라는 관념을 일으키는 것으로 상표법 6 1 3호에 해당한다고 주장함. 그러나피고 서비스표는 영문 알파벳 대문자 9개가 띄어쓰기 없이 나열된 것으로서 그 전체가 사전에 등재되어 있지 아니한 조어의 문자표장인 점, ②피고 서비스표의 구성 중 ‘CHINA’는 중국 등의 의미가 있으나, 나머지 ‘TONG’은 그릇, 대롱, 편지 등을 세는 단위 등 다양한 의미로 인식될 수 있는 점, ③피고 서비스표의 ‘TONG’이라는 구성이 원고 주장처럼전문가라는 의미로 인식된다 하더라도 지정서비스업과의 관계에서 일반 수요자에게 바로 인식된다고 단정하기 어려운 점 등을 고려하면 상표법 6 1 3호에 해당한다고 보기 어렵다.

 

(2) 서비스표가 상표법 6 1항의 식별력 요건을 갖추고 있는지 여부에 대한 판단의 기준시점은 원칙적으로 서비스표에 대하여 등록여부를 결정하는 결정 시이다. 따라서 이 사건 피고 서비스표의 식별력의 판단 기준시점은 2013. 6. 25.인데 이와 판단시점을 달리하고 판단대상이 되는 구체적 구성도 달리하는 표장들에 대한 등록거절·심결 사례가 있었다는 사정만으로는 피고 서비스표의 식별력을 부정할 수 없어 상표법 6 1 7호에 해당한다고 볼 수 없다.

 

(3) 피고 서비스표의 구성 중 ‘CHINA’ 부분은 지리적 명칭에 해당한다고 볼 수 있으나 ‘TONG’부분은 다양한 의미로 인식될 수 있는 부분이어서 식별력이 부정된다고 볼 수 없는 부분이다. 또한 피고 서비스표는 ‘TONG’이라는 구성부분이 띄어쓰기 없이 나열되어 있는 표장이므로 그 전체적인 구성에 의하더라도 ‘CHINA’라는 구성부분이 갖는 현저성이 그대로 유지된다고 볼 수 없어 전체적인 식별력이 부정된다고 할 수 없다. 따라서 피고의 서비스표는 그 지정서비스업 중 쟁점서비스업과 관련하여 상표법 6 1 4호에 해당한다거나, 6 1 6호에 해당한다고 볼 수 없다.

 

(4) 피고의 서비스업 표지의 사용기간, 사용횟수 및 사용의 계속성, 광고선전의 방법, 횟수, 내용, 기간 및 피고 웹사이트의 명성 등을 종합하여 보면, 피고의 서비스표에 관한 2013. 6. 25.자 등록결정 당시에 쟁점서비스업 중 교육정보제공업 등에 관하여 수요자의 대다수에게 특정인의 서비스업을 표시하는 것으로 현저하게 인식되기에 이르렀다고 할 것이어서 설사 원고 주장처럼 피고의 서비스표가 등록결정 당시 상표법 6 1 3, 4호 또는 6호에 해당하는 구성의 것이었다고 하더라도 같은 무렵 이미 쟁점서비스업 중 위 교육정보제공업 등에 관하여는 상표법 6 2항이 정한 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 봄이 타당하다.

 

첨부: 특허법원 2018. 6. 1. 선고 20181851 판결

 

KASAN_[서비스표등록무효심판] 등록서비스표 CHINATONG 무효심판 - 기술적 표장 및 식별력 여부 판단 특허

특허법원 2018. 6. 1. 선고 2018허1851 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 8. 11:00
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1. 출원상표 및 쟁점

 

. 쟁점 – (1) 심판단계에서 새로운 거절이유 통지 및 등록거절의 심결을 한 것이 절차적으로 위법한지 여부, (2) 출원상표가 기술적 표장인지 여부

 

2. 특허법원 판결요지

원고는 새로운 거절이유 통지에 근거한 심판에 절차상 위법이 있다고 주장한다. 그러나 종래의 거절결정의 이유와는 다른 새로운 거절이유를 들어 심결하면서 출원인에게 의견서 제출의 기회를 주지 아니하였다면 이는 위법하지만, 거절결정의 이유는 거절이유통지서의 기재이유와 그 주된 취지가 부합하면 족하고, 거절결정에 대한 불복심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우가 아니라면 거절이유의 통지는 필요하지 아니하다. 그런데 이 심결은 그 심판과정에서 새로운 거절이유에 대한 통지를 하여 출원인인 원고에게 그 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 준 다음 이루어져 절차상 위법이 없다.

 

구 상표법 6 1 3호 및 7호 해당 여부를 본다. 이 사건 출원상표를 구성하는 영문자 ‘EARTH’, ‘FRIENDLY’ ‘PRODUCTS’는 우리나라의 영어 보급수준에 비추어 볼 때 비교적 쉬운 단어들로서 그 일련의 결합으로 이루어진 문자상표인 이 사건 출원상표는 전체적으로 지구(환경) 친화적인 제품 등의 의미로 해석, 관념될 수 있는 것이므로,

 

그 지정상품인눈 및 얼음 용해용 화학제, 세탁용 세제, 공기 탈취제, 종이제 수건등에 이 사건 출원상표가 사용될 경우에는 그 상품들이지구(환경) 친화적인 제품내지친환경 제품이라는 등의 의미로 직접적으로 인식되는 등 일반 수요자로 하여금 지정상품의 품질이나 효능 등을 직감하게 한다.

 

위와 같은 이 사건 출원상표의 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안할 때, 이 사건 출원상표는 그 지정상품의 품질, 효능 등을 직접적으로 표시하는 기술적 표장으로서 사회통념상 자타상품의 식별력을 인정하기 곤란할 뿐만 아니라, 동종의 거래업계에 종사하는 모든 사람에게 그 사용이 개방되어야 하는 표장으로서 공익상 특정인에게 독점시키는 것이 적당하지 않으므로, 구 상표법 제6조 제1항 제3호 및 제7호에 해당한다. 나아가 사용에 의한 식별력을 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 증거가 없으므로 상표등록을 받을 수 없다.”

 

첨부: 특허법원 2018. 5. 31. 선고 20181783 판결

 

KASAN_[상표등록요건판단] “EARTH FRIENDLY PRODUCTS” - 기술적 표장으로 등록거절 사례 특허

특허법원 2018. 5. 31. 선고 2018허1783 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 8. 10:00
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2. 소극적 권리범위확인심판 20173328 심결: 양자는 비유사 + 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속하지 않음 + 청구인용 심결

 

3. 특허법원 판결: 확인대상표장은 등록상표의 권리범위에 속함 + 심결취소 

. 구체적 거래실정

 

. 특허법원 판결 중 법리 판시부분

 

. 구체적 사안의 판단

①원고의 사용태양에 따른 “ ”이나 “ ” 등의 표장은, 등록상표와 대비할 때 도형부분의 위치 등에서 다소 차이가 있으나 이러한 변형으로 인하여 거래통념상 등록상표와 동일성을 상실하기에 이르렀다고 할 수 없는 것으로서 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태이다. ②피고는 다양한 과일 형상의 인체용 비누(이하 ‘피고 제품’이라 한다)에 확인대상표장을 사용하였다는 점에서 원고의 사용태양에 따른 인체용 비누(이하 ‘원고 제품’이라 한다)와 공통되고, 그 다양한 과일 형상들의 구체적인 모양에서도 원피고 제품들은 거의 차이를 보이지 아니한다. 피고 제품은 띠로 둘러싸여 있다는 점에서 원고 제품과 공통되고, 그 띠의 상하 테두리 부분이 검은색 줄로 되어 있고 그 안의 녹색 면에 3열의 영문자가 흰색의 대문자로 배열되어 있는 점에서도 원피고 제품은 차이가 없다. 피고 제품을 둘러싼 위 띠의 중앙에 “ ” 등의 확인대상표장을 표시한 타원형 스티커가 부착되어 있는 점에서 원고 제품과 공통되고, 위 스티커가 검은색 바탕의 것으로서 그 위에 과일 도형과 함께 확인대상표장이나 등록상표가 표시되어 있고 확인대상표장이나 등록상표의 문자부분 중 셋째 글자부터 과일 도형과 겹쳐 있는 점에서도 원피고 제품은 차이를 보이지 아니한다. ③실제 인체용 비누라는 해당 상품에 관한 거래사회에서도 등록상표나 그 호칭과 확인대상표장이 명확한 구별이 없이 하나의 출처로 인식되고 있는 사례가 발견되는 실정이다.

 

결론: 확인대상표장과 등록상표가 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인 혼동을 일으킬 우려가 있다고 할 것이어서 확인대상표장과 등록상표는 그 표장이 유사하다고 보아야 한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 5. 18. 선고 20181622 판결

 

KASAN_[상표침해분쟁] 상표침해분쟁과 권리범위확인심판 구체적 거래실정을 고려한 상표권 권리범위판단 사례 특허

특허법원 2018. 5. 18. 선고 2018허1622 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 4. 15:00
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1. 사안의 개요

등록상표 표장 지정상품: 학생복, 셔츠, 블라우스

상표권자 원고 2013년경부터 학생복 셔츠, 블라우스 등 제조판매업 영위

 

사용된 표장 및 현황: 상표권자는 2014년경부터 온라인 쇼핑몰에서 “, ”등의 표장이 부착된 교복 셔츠, 블라우스 등의 사진을 게시하고 판매하였고, 2014. 8. 21. 인쇄업자에게 원고가 제조판매하는 셔츠, 블라우스 등 교복을 광고하기 위해 “”라고 표시된 홍보전단지의 제작을 의뢰하여 전국의 교복판매점에 배포하였음

 

2. 불사용취소심판 2016735 심결 : 정당사용 불인정 + 상표권 취소청구 인용심결

 

3. 특허법원 판결요지 정당사용 인정 + 심결취소

광고지에 표기된 “ ” 중에서 한글로 된 “ ” 부분은 원고가 제조판매하는 셔츠, 블라우스 등 지정상품의 출처를 표시하기 위하여 사용된 것이라고 봄이 타당하고, 이 사건 등록상표와 위 표장은 호칭이 완전히 동일하고 외관이 매우 유사하며, 식별력이 극히 미약한 직사각형 도형이 결합되어 있다고 하더라도 이 사건 등록상표와 위 광고지에 표기된 표장이 거래통념상 동일성이 인정된다고 봄이 타당하다. 따라서 이 사건 등록상표는 이 사건 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 그 지정상품에 관한 광고에 정당하게 사용되었으므로 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 아니한다.

 

첨부: 특허법원 2018. 5. 17. 선고 20177548 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 상표 불사용취소심판 정당사용 인정여부 특허법원 2018. 5. 17. 선고 2017허75

특허법원 2018. 5. 17. 선고 2017허7548 판결 .pdf

 

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작성일시 : 2018. 6. 4. 14:10
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검찰에서 프랜차이즈 상표권을 사주 또는 가족의 개인 명의로 등록한 후 회사로부터 로열티를 받은 프랜차이즈 기업의 사주를 기소했다는 뉴스입니다. 민변과 시민단체에서 유수의 프랜차이즈 업체 대표들과 가족이 상표권을 독식해 부당 이득을 챙긴 혐의로 검찰에 고발한 것이 본 사안의 시작입니다. 장기간의 조사 결과, 본죽의 ㈜본아이에프 대표이사, 원할머니보쌈의 원앤원㈜ 대표이사 등이 업무상 배임혐의로 불구속 기소되었다는 소식입니다.

 

많은 직무발명, 상표, 디자인 등 지식재산권이 회사 법인 명의가 아니라 사주 개인 명의로 등록되어 있고, 현재도 그렇게 출원, 등록되고 있습니다. 특별한 경우를 제외하고 그 대부분의 사주명의 등록은 업무상 배임죄에 해당하는 불법행위에 해당하기 때문에, 그에 따른 법적 책임을 피하기 어렵습니다.

 

공개되기 때문에 숨길 수도 없고, 사후적으로 방어하기도 어려울 뿐만 아니라 법적분쟁으로 가면 큰 피해를 초래할 수 있기 때문에 언제 터질지 모를 시한폭탄과 같습니다. 소탐대실이고, 분명 잘못된 관행입니다. 관련 법률에 따라 정상으로 되돌리는 조치가 필요합니다.

 

유명 프랜차이즈 회사만의 문제가 아니라는 점을 유의해야 합니다. 작은 기업이라도 지재권 담당자 또는 법무 담당자라면 회사의 지재권 등록현황과 실무관행을 살펴보고, 만약 잘못된 점이 있다면 탈이 나기 전에 미리 적법한 방향으로 수정하는 것이 바람직할 것입니다.

 

KASAN_[상표권분쟁] 유명 프랜차이즈 본사의 사주 개인명의 상표등록, 라이선스계약, 로열티지급 검찰조사 및

 

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작성일시 : 2018. 5. 14. 14:41
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특허법원 판결: 상표등록 무효사유 불인정 + 대법원 판결: 무효사유 인정, 원심 파기 환송

 

대법원 판결요지: “상표법은 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없다고 규정하고 있다[이 사건에 적용되는 법률 조항은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부개정되기 전의 것) 6조 제1항 제4호이나, 현행 상표법 제33조 제1항 제4호도 같은 취지로 규정하고 있다.

 

이러한 상표는 그 현저성과 주지성으로 말미암아 상표의 식별력을 인정할 수 없으므로 어느 특정 개인에게만 독점사용권을 주지 않으려는 데에 입법 취지가 있다(대법원 2012. 12. 13. 선고 2011958 판결 등 참조). 여기서현저한 지리적 명칭이란 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 것을 뜻하고(대법원 2004. 4. 28. 선고 2004240 판결 등 참조), 그 판단의 기준 시점은 원칙적으로 출원 상표에 대하여 등록 여부를 결정하는 결정 시이다(대법원 2012. 4. 13. 선고 20111142 판결 등 참조).

 

지리적 명칭이 현저한 것으로 볼 수 있는지는 위와 같은 시점을 기준으로 교과서, 언론 보도, 설문조사 등을 비롯하여 일반 수요자의 인식에 영향을 미칠 수 있는 여러 사정을 종합적으로 고려하여 합리적으로 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표의 경우에도 마찬가지로 적용된다.

 

이 사건 등록서비스표를 구성하는 중요한 부분인사리원이 이 사건 등록서비스표의 등록결정일인 1996. 6. 26. 당시를 기준으로 일반 수요자에게 널리 알려져 있는 현저한 지리적 명칭이라고 볼 여지가 있음에도 2016년에 실시된 수요자 인식 조사 결과를 주된 근거로 하여 달리 판단한 원심을 파기한 사례

 

첨부: 대법원 2018. 2. 13. 선고 20171342 판결

 

KASAN_[상표분쟁] 북한지명 사리원은 현저한 지리적 명칭으로서 상표등록 무효사유에 해당; 대법원 2018. 2.

대법원 2017후1342 판결.pdf

 

 

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작성일시 : 2018. 2. 20. 15:47
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대구 강변아이파크 아파트 시공회사에 대한 아이파크 I-PARK 서비스표권 침해금지 및 손해배상청구 사건입니다. 특허법원은 다음과 같이 하도급 시공회사에 대해서도 공동불법행위 책임을 인정하였습니다.

 

시공회사 피고 제이케이는이 사건 서비스표와 유사한 강변아이파크 표장, 동촌아이파크 표장을 사용하여 이 사건 서비스표의 지정서비스업과 유사한 아파트분양업을 영위함으로써 이 사건 서비스표권을 침해한 피고 합동주택의 불법행위에 관하여 발주회사 피고 합동주택과 공모하거나 적어도 방조함으로써 공동불법행위자로서 책임을 부담한다.

 

그 손해배상의 범위는, 아파트라는 재화의 특성 상 판매이익의 발생 및 증가에 매우 다양한 요소가 작용하는 점, 피고들은 손해액 산정에 필요한 아무런 자료를 제출하지 않고 있는 점 등에 비추어 보면, 원고가 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 구 상표법 제67조 제5항에 따라 상당한 손해액을 인정키로 한다.

 

다음으로 원고의 피고들에 대한 표장 폐기청구에 대하여 살펴보면, 피고 합동주택이 2015년경 강변아이파크 및 동촌아이파트 수분양자들에게 위 각 아파트에 관한 소유권이전등기를 각 경료해 해주었으므로, 피고들이 현재 강변아이파크 및 동촌아이파크의 각 외벽 등 건축물과 주차금지표지판에 관한 관리처분권한을 보유하고 있지 않는다고 할 것이어서, 피고들을 상대로 각 외벽 등 건축물과 주차금지표지판에 표시된 별지 목록 제1항 기재 각 표장의 폐기를 구할 수는 없다. 따라서 원고의 피고들에 대한 표장 폐기 청구는 이유 없다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 12, 21. 선고 20171209 판결

특허법원 2017나1209 판결 .pdf

KASAN_[상표권침해소송] 하도급 시공회사의 상표권침해 관련 공동불법행위 성립 및 손해배상책임 인정 특허법원 20

 

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작성일시 : 2017. 12. 29. 13:00
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실무적으로 도움이 되는 좋은 자료입니다. 첨부한 파일을 꼼꼼하게 읽어보시기 바랍니다. 한국회사의 중국 현지 거래처에서 한국회사의 상표를 무단 등록하여 선점한 경우를 가끔 봅니다. 그와 같은 상황에 대한 해결방안을 자주 문의를 받는데, 위 특허청 자료에 상세하게 설명되어 있습니다. 참고로 위 첨부자료 중 해당 부분을 인용합니다. 자세한 내용은 특허청 자료를 살펴보시기 바랍니다.

 

 

첨부: 특허청 중국 상표브로커 대응 가이드북

0116-중국상표브로커대응가이드북 B5 0113.pdf

KASAN_특허청의 중국 상표분쟁 대응방안 가이드북 소개.pdf

 

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작성일시 : 2017. 11. 25. 08:00
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1. 사실관계

 

일본 마루후지사는 1953년경 설립된 회사로 그 당시부터 일본에서 제품에 “Marufuji” 상표 사용함. 원고 한국회사에서 2006년 동일 유사한 상표출원, 2007년 등록. 등록상표 침해금지청구 소송 제기함.

 

2. 부제소 합의 여부   

 

등록 상표권자 원고가 피고에게 상표권침해 경고장을 보내자 피고가 원고에게 전화를 한 후 그 전화통화 내용을 요약한 답변서를 보냄. 답변서에는 ‘”피고에게는 별도의 소송 의지가 없다. 피고의 판매에 대해서는 별도의 이의를 제기하지 않는다. 피고가 현재 판매 중이거나 보관 중인 제품의 수거 및 폐기처분을 요구하지 않는다. 피고의 본 건 관련 회신 각서를 요구하지 않는다라고 기재됨.

 

특허법원 판결요지: “피고는 원고와 피고는 이 사건 소를 제기하기 전인 2014. 10.경 부제소 합의를 하였으므로, 이에 위반하여 제기된 이 사건 소는 부적법하다고 주장하나, 그 효력의 유무나 범위를 둘러싸고 이견이 있을 수 있는 경우에는 당사자의 의사를 합리적으로 해석한 후 이를 판단하여야 하는 바, 소송이나 협의의 진행 경과와 무관하게 피고에 대하여는 어떠한 소도 제기하지 않겠다는 확정적인 의사표시를 한 보기는 어려우므로 부제소 합의가 성립하였다고 할 수 없고, 달리 이를 인정할 증거가 없다.”

 

3. 등록된 상표침해 성립 but 권리남용으로 상표권 행사 불인정

 

원고 등록상표와 양 표장을 대비하여 보면 실사용 표장의 도형은 특별한 관념이나 호칭을 가지지 않으므로 문자부분에 의해 호칭 및 관념될 것으로 보이는데, 영문 문자의 발음인마루후지는 일본에서 사람의성씨로 사용되는 용어로서, 우리나라의 일본어 수준을 감안하여 보면, 실사용 표장이 낚시용품에 사용되는 경우 일반 수요자들 사이에서는 일본의마루후지라는 회사 또는 사람에 의해 제조되는 물건 정도의 의미로서 받아들여질 것으로 보인다. 양 표장은 외관면에서는 다소 유사하지 않다고 볼 여지가 있으나, 호칭 및 관념이 동일하여, 양 표장이 동일·유사한 상품에 사용되는 경우 일반수요자들 사이에서 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 초래할 우려가 있으므로, 서로 유사하다고 할 것이고 특별한 사정이 없는 한 이 사건 등록상표권에 대한 침해행위에 해당한다.

 

이에 대하여 피고는 원고의 청구가 권리남용이라고 항변하므로 살피건대, 일본 乙의 실사용 표장이 부착된 낚시 용품은 이 사건 등록상표의 출원 시점에 이미 일본뿐만 아니라 국내에서도 상당한 인지도를 얻은 것으로 보이는 점, 원고는 이 사건 등록상표의 출원 전에 실사용 표장이 일본 마루후지의 표지임을 충분히 인식하고 있었음에도 그와 유사한 이 사건 등록상표를 출원한 것으로 보이는 점 등을 종합하여 볼 때 원고의 피고에 대한 상표권 행사는 비록 권리행사의 외형을 갖추었다 하더라도 등록상표에 관한 권리를 남용하는 것으로서 허용될 수 없는 것이라고 봄이 타당하다.”

 

첨부: 특허법원 2017. 10. 26. 선고 20171520 판결

특허법원 2017나1520 판결 .pdf

KASAN_부제소합의 여부 등록상표의 권리행사를 권리남용으로 불인정.pdf

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작성일시 : 2017. 11. 17. 21:00
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누구든지 원산지 표리를 거짓으로 하거나 이를 혼동하게 할 우려가 있는 표시를 하여서는 아니된다(농수산물의 원산지 표시에 관한 법률).

 

중국산 새우와 국내산 새우를 섞은 뒤 국내산으로 거짓 표시하여 약 2 8,000만 원 상당의 건새우를 판매한 범죄사실로 적발된 사례. 동종전과, 상당한 판매규모 및 기간 등을 불리한 정상으로 보고, 피고인에게 징역 1년 및 벌금 1,000만원을 선고함. 선고 형량이 엄중하다는 점 유의!

 

첨부: 창원지방법원 2017. 9. 13. 선고 2017고단2320 판결

창원지방법원 2017고단2320 판결.pdf

 

 

KASAN_중국산 새우를 국내산으로 표시 판매한 전과 다시 적발 사례 징역 1년 및 1천만원 벌금형 선고.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 11. 17. 18:00
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