1. 들어가며

이 사건 특허분쟁은 최근 은행 서비스 중 원격 계좌 개설 기술에 관한 것입니다. 최근 Banking 시스템에 ICT 기술이 접목되면서 특허 출원 및 등록을 포함하여 침해 소송까지 분쟁이 확산되고 있습니다. 본 포스팅에서는 원격 계좌 개설 시스템과 관련된 최근 특허법원 판례를 소개 드리겠습니다.

 

2. 사실관계

원고는 피고의 비대면 실명확인 서비스 시스템또는 써니뱅크 서버에 대하여, 특허권 침해 내지 부정경쟁행위를 이유로 시스템 내지 서버 제작 등의 금지 및 폐기를 청구하였습니다.

 

원고의 특허발명 명칭은 원격 계좌 개설 시스템입니다. 종래의 직접 대면 방식의 계좌 개설은, 계좌를 개설할 사용자가 금융사를 방문하여 계좌 개설 담당자와 직접 대면한 상태에서 계좌 개설 상담 및 본인 확인이 행해지기 때문에, 계좌를 개설할 사용자가 금융사를 방문해야만 하는 불편함이 있었습니다.

 

이와 같은 문제점 해결을 위하여, 사용자가 특정한 시간에 금융사가 위치한 특정의 장소에 방문하지 않고, 사용자가 소지한 이동통신 단말을 이용해 원격에서 간편하게 계좌를 개설함으로써 사용자 편의성을 향상시킬 수 있는 기술이 요구됩니다.

 

원고의 특허발명은 사용자 이동통신 단말에 의해 실행되는 원격 계좌 개설용 앱과 금융사 서버들 간에 각 금융사별 본인 확인용 전자서류 및 원격 계좌 개설 신청용 전자서류를 중개하여 사용자가 특정한 시간에 특정의 장소에 위치한 금융사를 방문하지 않고, 사용자가 소지한 이동통신 단말을 이용해 원격에서 간편하게 계좌를 개설할 수 있는 원격 계좌 개설 시스템을 제공하는 것을 그 목적으로 합니다. 원고 특허발명의 네트워크 구성[1]과 중개서버[2]의 일 실시예의 도면은 아래와 같습니다.

 

[ 1]

 

[ 2]

 

피고 실시의 비대면 계좌 개설 서비스 시스템의 기능별 블록도[ 3]는 아래와 같습니다. 그리고 피고 역시 관련 등록특허를 보유하고 있습니다.

 

[ 3]

 

이에 대하여 원고는 원고 특허발명의 중개서버1) 서로 다른 금융사 서버와 연결되는 경우, 2) 하나의 금융사 서버와 동일한 장소에 설치 연결된 경우를 포함하고, 3) 기존 금융사 서버와 협업하여 비대면 계좌 개설 서비스를 제공하는 기술로 해석된다고 주장하였습니다. 그리고 피고 실시 시스템 역시 중개 기능을 위한 구성이 포함되어 있다고 주장하였습니다.

 

또한 원고는 피고가 자신의 시연 및 업무 협의 과정에서 취득한 기술자료를 토대로 시스템을 개발한 것으로 주장하여, 이는 부정경쟁행위방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 제2조 차목의 부정경쟁행위에 해당한다고 하였습니다.

 

3. 특허법원의 판단

특허법원은 원고의 주장을 배척하면서 이를 기각하는 판결을 하였습니다. 특허법원 판시의 주요 요지는 다음과 같습니다.

 

원고 특허발명 중 청구항 1, 2, 8원격 계좌 개설 중개서버는 금융사 서버와 동일한 장소에 설치되어 연결된 경우도 포함하되, 이와 같이 하나의 금융사 서버와 연결되는 경우에도 금융사 서버와 협업하여 비대면 계좌 개설 서비스를 제공하는 구성만으로는 부족하고, 다른 금융사 서버에 원격 계좌 개설을 중개하기 위한 전자서류 전송부전자서류 삭제부를 포함하는 것으로 해석되어야 한다고 보았습니다.

 

즉 원고 특허발명에는 반드시 다른 금융사 서버에 원격 계좌 개설을 중개하기 위한전자서류 전송부전자서류 삭제부를 포함되는 것으로 보아, 피고가 이를 침해하려면 상기 전자서류 전송부전자서류 삭제부를 반드시 포함하여 실시해야 합니다.

 

그러나 특허법원은 피고의 실시 시스템은 고객 신규와 계좌 신규를 위한 정보를 별도의 금융사 서버에 전송할 필요가 없다고 보았습니다. 예를 들어, 8호증의 기재에 의하면, 피고의 비대면 계좌 개설 서비스를 이용하고자 하는 사용자 단말기와 피고 은행이 설치한 피고들 시스템 사이에 송수신되는 패킷은 단지 사용자 단말기에 표시될 화면 배경에 관한 데이터와 로그인 상태를 연장하기 위한 것으로 보일 뿐, 비대면 계좌 개설 서비스를 위한 고객 신규와 계좌 신규를 위한 정보와는 아무런 관계도 없는 것이라고 보는 것이 옳다고 판단하였습니다.

 

또한, 피고 시스템은 피고 은행의 관련 특허발명의 기술적 특징을 그대로 포함한 것으로 보이며, 설령 피고들 시스템이 원고의 솔루션을 이용한 것이라고 하더라도, 그 자료가 세미나 자료나 인터넷 기사를 통해 일반인에게 공개된 바 있다는 점 등을 고려할 때, 이를 이용하는 행위를 공정한 거래질서 및 자유로운 경쟁질서에 비추어 정당화될 수 없는 행위라고 보기는 어렵다고 보아 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 보았습니다.

 

4. 결론 및 실무적 포인트

특허침해 여부 및 부정경쟁행위 해당 여부가 이 사건의 큰 쟁점이었습니다. 특허침해에 해당하기 위해서는 청구항의 모든 구성요소들이 포함되어 실시되어야 합니다. 그러나 이 사건에서는 피고 실시 시스템이 전자서류 전송부전자서류 삭제부를 포함하지 않는 것으로 판단되었습니다. 따라서 피고는 원고 등록특허의 구성요소를 전부 포함하여 실시하지 않아 특허 침해로 판단될 수 없습니다.

 

아울러 부정경쟁행위 위반 관련해서는 원고가 제공한 자료가 세미나 자료, 인터넷 기사를 통해 일반인에게 공개된 바가 있었던 사정을 이유로 부정되었습니다. , 일반인에게 공개된 자료를 이용한 것만으로는 공정한 상거래 관행이나 경쟁질서에 반하는 방법으로 사용하는 것으로 보기 어렵다는 취지입니다.

 

특허침해 소송 내지 부정경쟁행위 금지 소송의 경우에는 관련 법리에 따른 공격 및 방어 방법에 면밀한 검토가 선행되어야 합니다. 지식재산권 소송에서는 이 사건과 같은 특정 구성요소 배제 사용이나 비밀 자료의 선공개 여부와 같은 주요 포인트를 놓치지 않는 법률 자문 및 소송 진행이 필요합니다.

 

김동섭 변호사/변리사

 

첨부파일: 특허법원 2017. 10. 20. 선고 20161950 판결

특허법원 2016나1950 판결 .pdf

KASAN_비대면 계좌 개설 특허 침해 소송 - 특허법원 2017. 10. 20. 선고 2016나1950 판결.pd

 

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작성일시 : 2017. 11. 22. 10:00
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본 포스팅에서는 일반적인 직무발명 보상 규정을 첨부 드리면서 법적으로 유의하여야 할 사항을 코멘트하여 드리겠습니다. 발명진흥법에 따르면, "직무발명"이란 종업원, 법인의 임원 또는 공무원("종업원 등")이 그 직무에 관하여 발명한 것이 성질상 사용자·법인 또는 국가나 지방자치단체("사용자 등")의 업무 범위에 속하고 그 발명을 하게 된 행위가 종업원 등의 현재 또는 과거의 직무에 속하는 발명을 말합니다.

 

 

 

 

그리고 직무발명에 대하여 사용자 등은 기본적으로 통상실시권을 가집니다. 다만 중소기업이 아닌 경우에는 별도의 승계 계약 또는 근무규정을 미리 체결하여야 합니다(발명진흥법 제10). 이때, 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허 등을 받을 수 있는 권리나 특허권 등을 계약이나 근무규정에 따라 사용자 등에게 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가집니다. 그리고, 사용자 등은 보상형태와 보상액을 결정하기 위한 기준, 지급방법 등이 명시된 보상규정을 작성하고 종업원 등에게 문서로 알려야 합니다(발명진흥법 제15).

 

이와 같이 종업원 등의 발명이 등록 등 절차가 완료되면, 사용자 등은 보상규정에 따라 결정된 보상액 등 보상의 구체적 사항을 문서로 알려야 합니다. 그리고 동법에 의하면, 사용자 등이 동법에 의거하여 종업원 등에게 보상한 경우에는 정당한 보상을 한 것으로 간주합니다.

 

따라서 사용자 등은 보상규정에 의거하여 보상을 실시하는 것이 먼저이고, 그와 같은 보상은 정당한 보상을 행한 것으로 보게 됩니다. 하지만, 그 보상액이 직무발명에 의하여 사용자 등이 얻을 이익과 그 발명의 완성에 사용자 등과 종업원 등이 공헌한 정도를 고려하지 아니한 경우에는 그러하지 아니한 것으로 동법은 규정하고 있습니다.

 

 

 

 

그러므로 직무발명 보상규정에서 종업원 등에 대한 정당한 보상이 규정되고 있는 지가 최근 핵심 이슈로 떠오르고 있습니다. 일반적으로 보상은 출원보상, 등록보상, 실적보상으로 구분됩니다. 특히 실적보상에서의 해당 상품 매출액 대비에 따른 보상 규정이 중요한 의미를 가집니다. 아울러 임직원이 포함된 직무발명심의위원회를 두어 보상에 관해 중요한 사항을 조정하고 제도 운영에 관한 사항을 결정할 수 있습니다.

 

직무발명 보상규정은 기업 입장에서 발명의 승계 절차 확립, 정당한 보상 규정에 따른 추후 법률 리스크 방지 관점에서 매우 중요하므로 기업의 IP팀 및 기술 부문에 맞추어 규정 작성시 법률 자문을 받는 것이 필수입니다. 반대로 발명자 입장에서는 정당한 보상에 해당하지 않는 경우 발명자보상금 청구의 소를 제기할 수 있으므로 기체결한 보상 규정을 재확인할 필요가 있습니다.

 

변호사/변리사 김동섭

직무발명 규정/ IP 소송 문의 (dskim@kasanlaw.com 02-6105-1304)

 

첨부파일: 직무발명 보상 규정 샘플 양식

직무발명 보상 규정 샘플.hwp

 

 

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작성일시 : 2017. 11. 17. 11:00
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특허 및 기술 도입 계약서는 기술정보제공자가 기술정보수취자에게 자신이 보유하고 있는 기술 정보나 산업재산권에 대해 라이선스를 부여하는 계약에 관한 협의를 의미합니다. 라이선스 계약은 독점적, 비독점적인 계약으로 분류됩니다. 이에 따라 특허법상 전용실시권과 통상실시권으로 나뉘어 법적 효력이 부여됩니다. 본 포스팅에서는 일반적인 특허 및 기술 도입 계약서 샘플을 첨부 드리면서 법적으로 유의할 사항을 코멘트하여 드리겠습니다.

 

 

 

 

기술 도입 계약서에서는 계약과 관련된 지적재산권을 포함하여 그 기술이 사용되는 제품, 관련 부가 기술 정보, 그 기술이 사용되는 영역에 대해 명확하게 규정하는 것이 필요합니다.

 

 

 

 

그리고 기술정보제공자의 입장에서는 권리 유보 조항이 매우 중요합니다. 본 계약을 체결하더라도 기술정보제공자는 다양한 국가의 기업들과 개별 라이선스 계약을 체결할 수 있습니다. 따라서 라이선스 계약 체결 시 다른 국가 내지 다른 제품에는 본 계약이 적용되지 않도록 권리를 유보하는 것이 필요합니다.

 

권리 유보와는 반대로 해외 수출과 관련된 규정은 기술정보수취자에게 매우 중요합니다. 제공 받은 기술로 해당 제품을 생산하여 국내 판매 뿐만 아니라 해외 수출도 당연히 고려할 수 있습니다. 그런데 수출 유보 조항이 존재하지 않는 경우에는 기술정보제공자 또는 그로부터 라이선스를 받은 자의 해외 지적재산권에 의해 오히려 제소를 당할 가능성이 있습니다. 따라서 기술정보수취자에게 본 조항은 필수적인 요소입니다.

 

 

 

 

그리고 기술정보제공자에 의해 개량된 발명은 당연히 기술정보제공자의 소유일 것입니다. 하지만 제공된 기술로 기술정보수취자가 자신이 개량한 기술에 대한 권리 귀속은 주체에 있어 불분명할 수 있습니다. 따라서 기술정보수취자의 입장에서는 개량발명에 대한 자신의 권리를 명확이 할 필요가 있습니다.

 

또한 기술정보제공자의 입장에서는 기술정보수취자가 조업을 중단하는 경우 관련 로열티를 수취할 수 없습니다. 따라서 일정 정도의 조업이 실시되지 않는 경우 절대적인 계약 해지권을 보유할 필요가 있습니다. 그와 같은 해지권을 행사하여 계약의 효력을 장래로 소멸시키면 다른 기업을 물색하여 라이선스 계약을 체결할 수 있는 가능성이 생기기 때문입니다.

 

특허 및 기술 도입계약서 작성 시에는 설명 드린 바와 같이, 계약 제품 및 영역의 정의, 라이선스의 종류 결정, 권리의 유보 및 해외수출 규정, 개량 발명의 보유자, 계약 해지권과 관련된 규정 등을 라이선스 기술 및 종류에 적합하도록 법률 자문을 받는 것이 필요합니다.

 

김동섭 변호사/변리사 (dskim@kasanlaw.com)

첨부 : 특허 및 기술도입 계약서 샘플 특허 및 기술 도입계약서 샘플.docx

 

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작성일시 : 2017. 11. 7. 17:30
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해외 기업과의 영문 라이선스 계약서는 Licensor Licensee 에게 자신이 보유하고 있는 지식재산권에 대해 라이선스를 부여하는 계약에 관한 협의를 의미합니다. 이와 같은 라이선스 계약은 지식재산권의 종류, 독점 여부에 따라 다양한 형태로 체결이 가능합니다.

 

 

먼저 목적 규정 Subject matter 에서 지식재산권의 종류, 적용 제품을 명확히 규정해야 합니다. 또한 지식재산권의 등록 번호가 있는 경우, 등록번호를 명시하거나 특허 명세서 등을 첨부할 수도 있습니다. 다만 관련 기술 전반에 대해 계약을 체결하는 경우에는 그 범위 자체를 특정하여 적시할 수도 있습니다.

 

라이선스 계약은 독점적, 비독점적 계약으로 구분될 수 있습니다. 그리고 그 지식재산권의 실시 허락을 받는 영역 내지 국가를 제한하여 체결할 수도 있습니다. 따라서 계약 체결 전에 어떠한 지식재산권에 대해 독점적으로 어느 국가에 대해 체결할 것인지의 협의가 필수입니다.

 

 

Sub-License 를 규정하여 라이센시가 추가적인 서브 라이선스를 체결할 수 있도록 규정할 수도 있습니다. 아울러 서브 라이선스에 대한 추가 수입에 대한 일정 부분을 라이선스가 취득하는 것으로 하여 합의할 수 있습니다.

 

 

라이선스 비용 지급은 크게 두가지로 분류될 수 있습니다. Lump Sums 는 일시금으로 라이선스 비용을 지급하여 추가 비용 지급이 없는 유형입니다. Royalties 는 판매액 등을 기준으로 일정 비율을 지급하는 방식입니다.

 

일반 조항으로서, 라이센서는 적법한 지적재산권 보유를 보증하나, IPR에서는 법적 책임을 부과하지 않는 것으로 규정하며, 라이센시는 해당 영역에서 제품 제조 및 마케팅에 대한 충실한 이행을 보증하는 것이 일반적입니다.

 

영문 라이선스 계약서 작성시에는 설명 드린 바와 같이, 계약 목적, 독점 여부, 서브 라이선스, 비용 지급, 일반 규정 등을 라이선스 기술 및 종류에 적합하도록 법률 자문을 받는 것이 필요합니다.

 

김동섭 변호사/변리사 (dskim@kasanlaw.com)

 

첨부 : License Agreement 샘플 LICENSE AGREEMENT 샘플.docx

 

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작성일시 : 2017. 11. 6. 17:00
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애플 워치 3와 관련해서 재미있는 특허가 2017. 9. 14. 에 공개되어 소개 드립니다. 본 특허의 발명의 명칭은 “PORTABLE ELECTRONIC DEVICE CONNECTOR 휴대용 전자 장치 커넥터입니다. 발명의 명칭만 보면, 커넥터의 일종으로 예상되지만, 실제로는 애플 워치의 커넥터로 구현될 수 있는 기술입니다. 이와 같이 발명의 명칭만으로는 실제 그 특허의 내용을 가늠할 수 없는 경우가 더 많습니다. 이는 출원을 하는 변호사가 경쟁사로부터 그 특허가 검색이 잘 되지 않도록 하려는 오랜 전통 때문입니다.

 

이 특허를 살펴보면, 웨어러블 디바이스를 위한 전자 밴드 An electronic band for a wearable device 를 출원하고 있습니다. 아래 도면에서는 먼저 웨어러블 디바이스 자체를 진단하는 장비 290 를 연결하는 커넥터를 개시하고 있습니다. , 고장 여부가 불분명한 애플 워치를 진단하는 장비를 연결하는 커넥터가 개시되었습니다.

 

 

다음 도면 6A에서는 부착되는 밴드 102 가 핀 블락 608 에 형성된 스프링 핀 609을 이용하여 웨어러블 디바이스에 연결되는 형상이 개시되어 있습니다. 물론 이러한 핀 형상은 다르게 구현될 수 있고, 실제 제품에서는 접착식 내지 자기적으로 연결될 가능성이 높아 보입니다.

 

 

아래 도면 9B 에서는 밴드의 끝단 자석 부분 906, 907 에 커넥터 904 가 형성된 것을 볼 수 있으며, 그 커넥터가 맥북에 연결되는 것을 도시하고 있습니다. , 애플 워치가 맥북에 물리적인 커넥터로 연결되고 있습니다.

 

 

그리고 아래 도면 11B 에서는 힌지 1109 부위에 연결된 커넥터 1110 가 도시되어 있습니다. 이 커넥터는 아이폰에서 쓰이는 8핀 구조로 개시되어 있으나 다르게 구현될 수도 있습니다. 이와 같이 다수 전자기기가 연결되면, 웨어러블 디바이스, 밴드, 및 맥북이 차례로 직접적인 커넥터로 연결될 수 있습니다.

 

 

애플 워치와 관련된 최신 특허를 살펴보았는데 어떠 신지요. 애플 워치가 물리적인 커넥터로 밴드, 맥북, 아이폰과 연결될 수 있다는 아이디어를 출원한 것입니다. 이러한 형상은 다소 우스꽝스러워 보일 수도 있습니다. 하지만 단순한 아이디어를 확장 시킬 수 있는 부분에 주목하여야 합니다. 본 커넥터는 추가적인 새로운 기술로 구현되어 자석류로 매우 쉽게 연결될 수도 있고 그 확장성은 예측하기 어렵습니다. 이러한 특허는 오히려 실제 특허 소송에서는 강한 특허로 역할을 할 수 있어 소송 전략측면에서도 유익한 특허가 될 수 있습니다.

 

이와 같이 특허는 아이디어만으로도 출원이 가능하며 추가 확장 기술 개발에 따라 그 특허의 가치는 무한대로 확대될 수 있음에 주의해야 하며, 현재 개발 중인 기술 및 Biz의 방향성과 향후 특허 소송 전략 등을 항상 염두 하면서 특허 포트폴리오를 구축해야 합니다.

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

특허 출원 / 침해분쟁 문의(02-591-0657)

 

첨부: 애플 특허 공보

애플 특허 공보.pdf

 

KASAN_애플 워치 3와 관련된 최신 특허 공개 및 소송 전략 – 와치, 밴드, 아이폰, 맥북 커넥터.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 27. 15:00
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애플 최신 특허를 소개 드립니다. “Substrate Having a Visually Imperceptible Texture for Providing Variable Coefficients of Friction Between Objects”라는 발명의 명칭으로 2017. 10. 19.에 공개된 특허입니다. 아이폰, 아이패드, 맥북의 화면 상에 질감을 가지는 기판을 형성하는 것을 특징으로 합니다. 본 특허를 설명 드리기 전에 애플의 특허 포트폴리오 전략을 설명 드리겠습니다.

 

 

Apple Inc. 특허 전략은 2-Track 을 따릅니다. 첫번째는 번뜩이는 아이디어만을 가지고 특허를 출원하고 이후에 이를 기술적으로 보완하거나 추가 아이디어를 입히는 전략입니다. 두번째는 제품 출시 직전에 제품과 동일한 특허를 출원하여 경쟁사의 침해를 방지하는 전략입니다. 이와 같이 애플은 두 가지 전략을 혼합적으로 사용하여 기술 보호를 극대화하고 있습니다.

 

애플은 본 특허의 출원에 있어 첫번째 전략을 쓴 것으로 보입니다. 본 특허는 터치스크린 위에 시각적으로 감지하지 못하는 Texture Pattern 을 입혀 유저에게 실제 질감을 느끼도록 하는 기술입니다.

 

또한 스크린을 다양하게 구분하여 상이한 터치 질감을 느끼도록 구현하고 있습니다. 특히 질감 패턴을 형성하는 마찰계수를 다르게 하여 이를 구분하고 있습니다. 마찰력의 크기 f는 수직항력과 마찰력에 비례하여, 마찰계수가 클수록 마찰력의 크기도 커집니다. 마찰력의 크기를 f, 수직항력을 N, 마찰계수를 μ(mu; )라고 할 때, f = μN의 관계가 성립합니다. 이와 같이 마찰계수를 복수의 질감 패턴에 다르게 형성하여, 사용자가 다르게 느끼도록 구현하고 있습니다.

 

 

구체적으로 아이패드의 상단과 하단을 글자 입력, 손가락 터치 입력 부분으로 구분하여 다른 질감 패턴을 형성합니다. 또한 맥북의 화면과 아래 터치패드에 다른 질감 패턴을 형성하기도 합니다.

 

 

애플의 특허 포트폴리오 전략에 비추어 볼 때, 향후 본 특허의 아이디어에 추가 기술을 구현할 것으로 보입니다. 예를 들어, UI/UX에 따라 실시간으로 변하는 터치 질감을 구현하도록 질감 패턴이 가변적으로 형성될 수도 있을 것입니다.

 

특허 출원은 이와 같이 정밀한 전략을 통해 진행하셔야 합니다. 단순히 개발한 기술을 정리하는 수준을 넘어서서, 현재 Biz 의 방향성을 고려하여 특허의 목적에 맞추어 특허 포트폴리오를 구성하셔야만 특허를 통해 향후 비즈니스의 완성도를 축적시키실 수 있을 것입니다.

 

김동섭 변호사/변리사(dskim@kasanlaw.com)

특허출원/침해소송문의: 02-591-0657

 

첨부: 애플특허20171019

us20170300114a1p.pdf

 

 

작성일시 : 2017. 10. 25. 14:03
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