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정당한보상

지식재산권 소송의 특별관할, 특허법원 전속관할 폭넓게 인정: 대법원 2024. 3. 28. 선고 2023다309549 판결 1. 사안의 개요 (1) 대학발명의 공동발명자 사이 소송, 공동발명자 1인이 산학협력단에서 받은 직무발명보상금 중 다른 공동발명자 1인이 그 보상금 중 자기 지분의 금액 청구 소송 (2) 외형상 개인 사이의 일반적 민사소송 - 공동발명자의 자기 지분의 보상금 보관금 반환 청구, 부당이득반환청구 – 그 사안의 배경은 직무발명, 보상금, 분배 2. 법원의 판단 – 일반 민사 소송 vs 지재권 소송 (1) 1심 – 지방법원 민사소액단독 재판부 제1심 판결 (2) 2심 항소심 - 지방법원 일반 민사항소부, 항소사건 재판 (3) 대법원 – 항소심 특허법원 전속관할 위반, 항소심 판결 파기 및 특허법원으로 항소심 이송 명령 (4) 대법원 판결 요지 - 이 사건의 심리·판단에는 특허권 등의 지식재산권에 관한 전문적인.. 더보기
직무발명의 유출, 사용자 미승계, 무단 특허등록 - 사용자의 특허권이전등록청구 관련 구법과 신법 비교 1. 신법 시행일(2017. 3. 1.) 이전 설정 등록된 특허권 2. 신법 시행일 2017. 3. 1. 이후 설정 등록된 특허권 [질문 또는 상담신청 입력하기] 더보기
국가연구개발과제 발명자, 타기관 단독 특허출원서의 공동발명자 기재 효과 및 책임 대학 교수나 국가출연 연구기관 연구원이 기업과 국책과제 공동연구를 수행한 후, 참여기관 회사법인 단독명의의 특허출원서에 공동 발명자로 기재된 경우가 종종 있습니다. 사례를 보면, KIST 소속 연구원 4명을 공동연구를 했던 대학교수의 특허출원서에 발명자로 이름을 올리고, 항우연과 철도연 소속 연구원이 공동연구를 진행한 기업체명의 특허출원서에 발명자로 기재한 경우입니다. 연구원이 국가 R&D 성과를 특허 출원할 발명으로 생각했다면, 발명진흥법 제12조에서 규정한 것처럼 지체 없이 소속 연구기관에 발명완성 사실을 보고해야 합니다. 공동발명이라면 연구기관에서 공동발명에 참여한 타 기관과 공동 명의로 출원해야 합니다. 우선 그와 같은 보고의무를 위반하였다는 잘못이 있습니다. 그러나, 적극적으로 국가 R&D 성과.. 더보기
직무발명보상 관련 기본 법리, 실시보상 금액 산정의 실무적 포인트 및 판결 소개 I. 기본 법리 - 특허법원 2018. 6. 22. 선고 2018나1176 판결 (1) 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖는다. (2) 사용자가 직무발명을 승계한 경우 직무발명에 대한 통상실시권을 넘어 직무발명을 독점적, 배타적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익이 있은 경우에만 직무발명자는 사용자에게 정당한 보상을 청구할 수 있다. (3) 이때 사용자의 이익은 회계상 이익을 의미하는 것은 아니고, 직무발명 자체에 의한 이익을 의미한다. (4) 사용자가 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있다는 사정만으로 사용자의 사용자에게 직무발명으로 인한 독점적, 배타적 이익이 있다고 추정할 수 없다. (5) 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구하는.. 더보기
온라인쇼핑몰 상품 카테고리 편집방법 특허, 직무발명보상금 청구소송 – 사용자 편집기능 운영회사의 실시 불인정: 특허법원 2023. 8. 17. 선고 2022나1432 판결 1. 직무발명 요지 및 쟁점 (1) 온라인쇼핑몰 운영회사 2008년 출원, 발명의 명칭: 카테고리 동적 조정 방법 및 시스템 (2) 청구범위 독립항 제1항: 상품을 상세 검색하기 위한 카테고리에 대해 카테고리 편집 데이터를 생성하는 단계; 상기 생성된 카테고리 편집 데이터를 반영하여 상기 상품의 카테고리를 편집하는 단계; 및 카테고리 편집이 반영된 상품의 전체 카테고리 중 정량적 카테고리에 대해 카테고리의 옵션 범위를 동적으로 조정하는 단계를 포함하는 카테고리 동적 조정 방법. (3) 쟁점: 발명의 ‘카테고리 편집 데이터’의 의미와 ‘카테고리 편집 데이터를 생성’하는 주체에 대한 다툼, 특허발명의 기술적 범위 확정, 온라인쇼핑몰 운영회사 피고가 특허발명을 실시하였는지 여부 2. 특허법원 판결 – 운용회사.. 더보기
직무발명 자기실시의 경우 사용자의 직무발명에 대한 정당한 보상 실무적 포인트 1. 사용자는 종업원으로부터 직무발명을 승계하지 않더라도 그 직무발명을 무상으로 실시할 수 있는 통상실시권을 갖고 있습니다. 2. 사용자가 종업원의 직무발명을 승계하여 특허출원, 등록을 거쳐 직무발명에 대한 특허권을 보유하고 있는 경우 직무발명을 승계하지 않았던 경우와 비교하여 더 불리한 취급을 할 수 없으므로, 개념상 특허권자의 실시권과 별도로 직무발명을 자유롭게 실시할 수 있는 무상의 통상실시권에 해당하는 법적이익을 보유하고 있습니다. 3. 사용자의 권리인 무상의 통상실시권 때문에, 사용자가 직무발명을 승계하여 특허권을 보유하고 있고, 또한 그 특허발명을 실시하고 있다는 사실만으로는 종업원 직무발명자가 사용자에게 그 직무발명에 대한 정당한 보상을 청구할 수 있는 근거는 될 수 없습니다. 4. 사용자가.. 더보기
공무원 발명자가 수건의 직무발명을 소속 행정청에 신고하지 않고 외부 유출하여 제3자 명의로 특허출원 및 등록한 사안 – 정직 3개월의 중징계 처분: 서울고등법원 2019. 1. 25. 선고 2018누58518 .. 사안의 개요 (1) 방위사업청 소속 공무원이 완성한 발명을 신고하지 않고 본인의 처 등 제3자 명의로 출원 등록함 (2) 제3의 실시 사업자에 대해 특허권침해금지 경고장 발송 (3) 국가공무원이 직무발명을 국가에 신고 및 승계 절차를 거치지 않고 무단 유출하여 특허출원 및 등록한 사실 적발 (4) 공무원징계위원회에서 관련 법령에 따라 중징계에 해당하는 정직 3개월 처분함 (5) 직무발명자가 징계처분에 불복하는 행정소송 제기함 서울고등법원 판결요지 – 직무발명 해당, 직무발명 완성사실 미신고 등 공무원 직무발명 관련 규정 위반, 징계 적법함 징계시효의 기산점 및 시효완성 쟁점 – 직무발명의 완성일 아닌 특허 출원일로부터 3년 징계 수위의 적정성 쟁점 – 공무원이 직무발명을 신고하지 않고 사유화한 것 + 특.. 더보기
종업원이 직무발명의 미국특허를 사용자가 아닌 본인 명의로 등록한 경우 - 사용자의 미국 특허권에 대한 무상의 통상실시권 인정: 대법원 2015. 1. 15. 선고 2012다4763 판결 요지 1. 사안의 개요 (1) 원고 – 사용자, 대한민국 회사법인 vs 피고 – 종업원, 직무발명자 (2) 국내에서 완성한 직무발명을 사용자에게 양도 + 사용자는 국내 특허출원 및 등록 (3) 그러나 발명자가 자기 명의로 미국특허 출원 및 등록 – 소유권 쟁점 있음 (4) 직무발명자 - 자기 명의로 등록된 미국특허권 행사함 (5) 원고 사용자가 피고 미국특허권자, 직무발명자에 대해 특허권행사로 인한 영업방해금지청구 소송 제기함 2. 쟁점 직무발명을 사용자가 아닌 종업원 명의로 등록한 미국 특허권에 대해 사용자에게 (소유권 귀속과 무관하게) 무상의 통상실시권 인정되는지 여부 3. 대법원 판결요지 직무발명에서 특허를 받을 권리의 귀속과 승계, 사용자의 통상실시권의 취득 및 종업원의 보상금청구권에 관한 사항은 사용.. 더보기
종업원이 직무발명을 사용자에게 양도하지 않고 무단유출한 경우 - 사용자 회사가 종업원의 직무발명에 대해 무상의 통상실시권을 인정받지 못하는 경우 및 실무적 대응방안 포인트 1. 원칙: 사용자가 직무발명에 대해 갖는 가장 기본적 권리 – 무상의 통상실시권 사용자는 종업원이 발명한 직무발명을 양도하지 않더라도 적어도 그 직무발명을 무상으로 자유롭게 실시할 수 있는 권리를 갖습니다. 예를 들면, 발명자 종업원이 중요한 기술을 개발한 후 회사 몰래 자신의 이름으로 특허 등록하거나, 또는 타인이나 타사의 이름으로 특허 등록한 경우에도 그 기술이 직무발명에 해당한다면 사용자 회사는 특허권의 영향을 받지 않고 그 기술을 무상으로 사용할 수 있습니다. 사용자가 종업원 발명자에게 급여를 주고 연구시설 등을 이용할 수 있도록 제공한 대가로서 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하는 것입니다. 2. 예외: 사용자에게 무상의 통상실시권을 인정하지 않는 경우 종업원이 회사에 직무발명 완성 신고를 .. 더보기
종업원 발명자의 직무발명 무단유출 사안 - 직무발명 사전승계 규정에도 사용자의 자동승계 불인정 BUT 사용자의 일방적 승계 통지 – 특허를 받을 권리의 승계 효력 인정: 대법원 2014. 11. 13. .. 1. 사안의 개요 및 쟁점 연구개발 담당 직원이 직무발명을 완성하였으나 회사에 통지하지 않고, 몰래 외부로 빼돌려 제3자 명의로 출원, 등록한 사안. 사용자 회사에서 직무발명 사실을 알고 일방적으로 직무발명자에게 그 직무발명에 관한 권리를 승계한다고 통지함. 사용자 회사에는 직무발명에 관한 권리는 회사에 귀속된다는 내용의 사규를 적용하고 있었음 – 사전 승계규정 존재. 쟁점: 직무발명을 완성한 종업원이 자진하여 사용자에게 직무발명 완성 사실을 통지하지 않았음에도 다른 경로로 직무발명 사실을 알게 된 사용자가 직무발명자의 의사와 달리 해당 직무발명을 승계한다고 일방적으로 통지한 경우에도 해당 직무발명에 관한 권리를 사용자가 승계하는지 여부 2. 발명진흥법 관련 규정 및 기본 법리 발명진흥법 제12조 전문,.. 더보기
공무원의 재직 중 발명, 출원, 등록한 특허에 대한 직무발명 성립여부 판단 – 대전지방법원 2019. 4. 4. 선고 2017가합105092 판결 사안의 개요 - 공무원 (피고) - 시청 환경관리과 상하수도 관련 담당 공무원 - 원고 상하수도 관련 제품 생산판매회사 운영자, 해당 시에 제품 납품 - 2011년 상하수도 관련 제품 – 공동발명 - 사업자 원고와 공무원 피고는 공동발명자로 출원, 2012. 1. 16. 특허등록, 각 1/2 지분권 보유 - 공무원 (피고) – 소속기관에 직무발명 신고하지 않음 - 공유 특허권자 공무원은 다른 사람에게 지분권 양도 - 2013. 5. 2. 지분 양수인은 지분이전 등록을 마치고, 기존 공유자(1/2 지분권자) 원고와 “이익분배에 관한 약정” 체결 양수인과 기존 지분권자(원고) 사이 이익분배 약정 요지 새로운 공유권자(양수인)의 특허발명 자기 실시, 특허제품 생산납품으로 경쟁관계, 공유자 사이 분쟁 발생 기존.. 더보기
직무발명 보상의무 관련 법규정의 변경 연혁 및 내용 1. 구 특허법 제40조 ① 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리 또는 직무발명에 대한 특허권을 계약 또는 근무규정에 의하여 사용자등으로 하여금 승계하게 하거나 전용실시권을 설정한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 의한 보상의 액을 결정함에 있어서는 그 발명에 의하여 사용자등이 얻을 이익의 액과 그 발명의 완성에 사용자등 및 종업원등이 공헌한 정도를 고려하여야 한다. 문제점 - 구특허법 제40조에서는 “이익의 액”, “공헌한 정도”등의 추상적인 기준만을 규정하여 분쟁 발생시에는 정당한 보상여부에 대한 법원 판결에 의존할 수 밖에 없었습니다. 2. 구 발명진흥법 (2006. 9. 4. 시행 법률) 제15조 ① 종업원 등은 직무발명에 대하여 특허등을 받을 수.. 더보기
연속된 연구개발과정에서 나온 직무발명은 대부분 개량발명 – 특허청구범위 근거로 발명구성, 발명자, 실시 여부 등을 정확하게 판단해야 함 - 개량발명에 대한 직무발명보상금 불인정 사례.. 1. 사안의 개요 원고 발명자는 피고 사용자 회사의 종업원으로 재직하면서 기존의 LCD용 세정장비인 P4 HDC를 신형인 P5 HDC로 개조하면서 여러 기능을 개발 또는 개선하였고, 이와 관련하여 피고회사가 등록 받은 특허 기술 가운데 일정 부분을 단독 또는 공동으로 발명하였음을 주장하면서 피고회사를 상대로 직무발명보상금으로 40억 원과 그 지연손해금의 지급을 청구(발명진흥법 15조 1항에 근거)하였습니다. 2. 판결요지 - 발명자 요건 발명자임을 인정하기 위해서는 발명의 기술 발명의 기술적 과제를 해결하기 위한 구체적인 착상을 새롭게 제시·부가·보완하거나, 실험 등을 통하여 새로운 착상을 구체화하거나, 발명의 목적 및 효과를 달성하기 위한 구체적인 수단과 방법을 제공하거나 구체적인 조언·지도를 통하여 .. 더보기
특허권자가 실시하지 않지만 방어용으로 등록한 특허도 직무발명보상 대상 + 사용자의 실시대상이 아닌 직무발명에 대한 보상금 지급의무 인정: 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결 1. 실적보상 대상에 사용자가 실시하지 않는 직무발명도 포함되는가? 법리적으로는 사용자가 직무발명을 실시해야만 직무발명보상금 지급의무가 발생하는 것은 아니라는 점은 명확합니다. 그러나 우리나라 실무에서 사용자가 실시하지 않는 직무발명에 대해 실적보상금을 지급한 사례는 거의 없습니다. 사용자의 실시여부와 무관하다는 것은 기술이전이나 라이선스 경우를 봐도 쉽게 이해할 수 있습니다. 실시여부와 무관하게 사용자가 직무발명으로 인한 독점적 지위에서 얻은 이익이 있는지 여부가 요건입니다. 따라서, 사용자가 직무발명을 실시하지 않더라도 그 직무발명으로 제3자의 실시를 금지함으로써 얻은 이익을 인정할 수 있다면 실적보상 지급의무가 인정될 수 있습니다. 2. 대법원 판결: 사용자가 직무발명을 실시하지 않는 경우에도 직무.. 더보기
직무발명으로 사용자의 회계상 이익이 없는 경우, Cross License, Settlement, 표준특허 FRAND 선언 상황에서도 사용자 이익이 있다면 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무 인정 1. 대법원 2017. 1. 25. 선고 2014다220347 판결 - 회계상 직무발명으로 인한 수익이 없는 경우에도 사용자 이익 및 직무발명 보상의무 인정 대법원은 (1) 사용자가 종업원 발명자로부터 직무발명을 승계하면 곧바로 직무발명 보상의무가 성립되고, 다만, (2) 그 보상액을 결정함에 있어서 사용자가 직무발명에 의하여 얻을 이익을 고려할 뿐이라고 판결하였습니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익이 있는 한 사용자는 종업원 발명자에게 직무발명 보상의무가 있다는 의미입니다. 여기서 사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의해 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익 · 비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등의 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 승계받은 직무발명 자체에 의한 .. 더보기
사용자에게 직무발명으로 인한 이익 발생한 경우 발명자의 직무발명 보상 시 보상액 산정기준 – 사용자 이익, 독점권 기여율, 발명자 공헌도 중에서 발명자 공헌도, 발명자 보상율 결정에 관.. 직무발명 보상액수 산정의 기본원칙은 확립되었다고 볼 수 있지만, 그 산정에 관련된 각 요소들을 구체적으로 어떻게 결정하고 산정할 것인지는 아직 명확하게 확립되지 않았습니다. 객관적이고 명확한 결정근거를 찾기 어려워 실무상 난제라고 볼 수 있습니다. 직무발명 보상액수 산정식은 다음과 같습니다. 그 내용은 명확하지만 각 요소를 어떻게 정할지는 매우 어렵습니다. 난제이지만 직무발명자에게 정당한 보상을 지급하라는 법제도의 취지를 살릴 수 있도록 각 요소를 판단하는 것이 바람직하다 생각합니다. 사용자가 직무발명으로 얻을 이익 중 극히 일부만을 직무발명자에게 보상하면 그것을 정당한 보상이라 할 수 있을지 의문입니다. 보상금 액수 = 사용자 이익액 x 발명자 공헌도(1-사용자 공헌도) x 발명자 기여율(공동발명자 중.. 더보기

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