1. 법리 상표권 권리소진  

 

상표권자 또는 그의 동의를 얻은 자가 국내에서 등록상표가 표시된 상품을 양도한 경우에는 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다(대법원 2003. 4. 11. 선고 20023445 판결 참조).

 

한편, 지정상품, 존속기간, 지역 등 통상 사용권의 범위는 통상사용권 계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다.

 

하지만 통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

 

2. 사용허락계약을 위반한 상품 및 상표사용행위는 권리소진의 범위에서 벗어남 상표권 침해소지 있음  

 

지정상품, 존속기간, 지역 등 통상사용권의 범위는 통상사용권계약에 따라 부여되는 것이므로 이를 넘는 통상사용권자의 상표 사용행위는 상표권자의 동의를 받지 않은 것으로 볼 수 있다.

 

3. 계약위반 상품 유통 시 권리소진 배제 범위 및 판단기준  

 

통상사용권자가 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품을 양도한 경우까지 일률적으로 상표권자의 동의를 받지 않은 양도행위로서 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수는 없고, 계약의 구체적인 내용, 상표의 주된 기능인 상표의 상품출처표시 및 품질보증 기능의 훼손 여부, 상표권자가 상품 판매로 보상을 받았음에도 추가적인 유통을 금지할 이익과 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성 등을 종합하여 상표권의 소진 여부 및 상표권이 침해되었는지 여부를 판단하여야 한다.

 

4. 구체적 사안의 계약조항 및 라이센시의 계약위반 행위 

 

상표권의 통상사용권자가 인터넷쇼핑몰에서의 판매를 일부 제한하는 계약조건을 위반하여 피고인에게 상표가 부착된 제품을 공급하고 피고인이 인터넷으로 이를 판매하였는데, 피고인이 상표권자의 동의를 받지 않고 인터넷쇼핑몰에서 상품을 판매한 것은 상표권 침해죄에 해당한다고 기소된 사안

 

 

 

5. 대법원 판결의 요지

 

대법원은 계약상 부수적인 조건을 위반하여 상품이 유통된 경우 일률적으로 권리소진의 원칙이 배제된다고 볼 수 없고 제반사정을 고려하여 상표권의 소진 여부를 판단해야 한다는 원칙을 최초로 판시하였고, 이 사건에서는 통상사용권자가 피고인에게 상품을 양도함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 소진되어 상표권자가 상표권을 행사할 수 없고, 또한 피고인에게 상표권침해의 고의도 인정되지 않는다고 보아, 무죄로 판결함

 

6. 대법원 판단이유

 

피고인이 판매한 시계는 상표권자인 피해자 회사의 허락을 받아 공소외 2 회사가 적법하게 상표를 부착하여 생산한 소위 진정상품으로서, 판매장소 제한약정을 위반하여 피고인의 인터넷 쇼핑몰에서 상품을 유통시킨 것만으로는 상표의 출처표시 기능이나 품질보증 기능이 침해되었다고 보기 어렵다.

 

또한 상표권사용계약상 공소외 2 회사에게 시계 상품에 대한 제조판매 권한이 부여되어 있고, 판매를 전면 금지한 재래시장과는 달리 할인매장과 인터넷 쇼핑몰에서의 판매는 상표권자의 동의하에 가능하여 유통이 원천적으로 금지되지도 않았으며, 실제로 재고품 처리를 위한 협약서에는 피해자 회사의 직영 몰, 백화점 쇼핑몰 등 일부 인터넷 쇼핑몰에서의 판매가 허용되기도 하였다.

 

이 사건에서 피고인의 인터넷 쇼핑몰이 판매가 허용된 다른 인터넷 쇼핑몰과 근본적인 차이가 있다고 보이지 않고, 인터넷 쇼핑몰에서 판매된다는 것만으로 바로 피해자 회사 상표의 명성이나 그동안 피해자 회사가 구축한 상표권에 대한 이미지가 손상된다고 보기도 어렵다.

 

피해자 회사는 상표권사용계약에 따라 공소외 2 회사로부터 상표권 사용료를 지급받기로 하였고, 공소외 2 회사는 피고인으로부터 대가를 받고 상품을 공급한 것이므로, 상품이 판매됨으로써 상표권자에게 금전적 보상이 이루어졌다고 볼 수 있다. 이 사건에서 상표권자가 추가적인 유통을 금지할 이익이 크다고 보기는 어려운 반면, 거래를 통해 상품을 구입한 수요자 보호의 필요성은 인정된다.

 

결국 공소외 2 회사가 피고인에게 상품을 공급함으로써 해당 상품에 대한 상표권은 그 목적을 달성한 것으로서 소진되고, 그로써 상표권의 효력은 해당 상품을 사용, 양도 또는 대여한 행위 등에는 미치지 않는다.

 

그런데도 원심은, 공소외 2 회사가 상표권자와의 판매장소 제한약정을 위반하여 시계를 피고인에게 판매한 행위는 상표권 침해에 해당하고, 피고인에게 상표권 소진이론이 적용될 여지가 없다고 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 상표권의 소진에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다.

 

7. 상표권 침해고의에 관한 판단

 

형사재판에서 유죄의 인정은 법관으로 하여금 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 공소사실이 진실한 것이라는 확신을 가지게 하는 증명력을 가진 증거에 의하여야 한다. 검사의 증명이 이러한 확신을 가지게 하는 정도에 충분히 이르지 못한 경우에는 설령 유죄의 의심이 든다고 하더라도 피고인의 이익으로 판단하여야 한다.

 

이 사건에서 피고인에게 상표권 침해죄의 죄책을 묻기 위해서는 피해자 회사와 E 사이의 계약조건에 위반되어 상품이 공급된 것을 피고인이 인식하였어야 하는데, 기록에 의하여 알 수 있는 다음과 같은 사정들에 비추어 보면, 검사가 제출한 증거들만으로는 피고인이 이를 인식하였음이 합리적인 의심을 할 여지가 없을 정도로 증명되었다고 볼 수 없다.

 

피고인은 일관하여 상표권침해 사실을 부인하면서 판매장소 제한약정을 알지 못하였다는 취지로 주장하여 왔고, E 또는 피해자 희사가 사전에 피고인에게 판매장소 제한약정을 알려주었다는 증거가 없다.

 

피해자 회사의 고소장에는 2012. 9. 11.경 피고인에게 경고문을 발송했다는 취지가 기재되어 있으나 피고인은 이를 받지 못했다고 다투고 있을 뿐만 아니라, 위 경고문에는 판매장소 제한약정을 위반했다는 내용도 나타나지 않는다.

 

오히려 피고인이 제출한 증거에 의하면 B 2015. 1. 5. 'G 손목시계 정품 확인서' 2016. 3. 2. ’G 손목시계 생산 확인서'를 피고인에게 작성해 주었는데 여기에는 "피고인에게 납품한 제품은, E이 정식 라이센스를 받아 제조한 정품으로서 정식유통이 가능하고, 위조상품 및 상표위반 상품인 경우 손해배상을 하겠다"는 내용이 기재되어 있다.

 

그런데도 원심은 피고인의 시계판매업 경력, 상표권에 대한 경험과 지식 등에 비추어 볼 때, 피고인에게는 적어도 이 사건 상표권 침해행위에 대한 미필적 고의가 인정된다고 보아 공소사실을 유죄로 판단하였다. 이러한 원심의 판단에는 필요한 심리를 다하지 않은 채 논리와 경험의 법칙을 위반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나거나 상표법 위반죄의 고의에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 피고인의 상고이유 주장은 정당하다.

 

대법원 2020. 1. 30. 선고 2018도14446 판결.pdf

KASAN_통상사용권 라이선스 계약을 위반한 상품거래행위 - 상표권 소진 범위 판단 및 상표권침해죄 성립 여부 판단

 

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작성일시 : 2020. 6. 5. 17:00
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0 조 제품판매 관련 라이센시의 의무

 

1.1       판촉활동

라이센시는 자신의 비용으로 최상의 판매 성장 활동과 적절한 판매 증가를 보장할 수 있는 효율적인 판매 조직을 구성하고 유지하여 자신의 사업지역 내에서 제품의 판매를 촉진하고, 제품의 수요증가와 시장 점유 증가를 위해 합리적인 노력을 다해야 한다.

 

1.2 광고

양 계약당사자들은 사업지역 내에서 광고 및 대중 홍보를 통해 제품의 높은 기준과 품질에 대한 대중의 평판과 이미지 형성의 중요성에 대해 인식하고 동의한다. ‘라이센시는 사업지역 내에서 제품의 광고(판촉 캠페인, 카탈로그 배포, 전시장 전시, 언론 보도와 일반 및 산업용 잡지에서 광고 포함)에 최선을 다해야 한다.  라이센시의 광고 및 홍보 과정에서라이센시는 그러한 광고나 판촉 캠페인 전에 그러한 광고 및 홍보에 관한 정보를라이센서에게 제공할 수 있다.

 

1.3 매장 

라이센시는 자신의 비용으로라이센서와 사전에 상의하여 인터넷 매장을 포함한 매장(각각은매장”, 복수로는매장들이라 함)을 수입 제품과 라이선스 제품 판매를 위한 적절한 장소에 열어야 한다. 본 계약의 계약기간 동안 각 계약연도에, ‘라이센시는 첨부목록-E에 기재된 일정에 따른 수의 매장을 열고 유지하여야 한다.

 

1.4 재고

라이센시는 자신의 사업지역 내에서 예측되는 수요량에 부합되도록 적정한 제품 재고를 유지해야 한다.

 

1.5 신용유지

라이센시는 자신의 사업지역 내에서 제품 및 제품에 대한 고객의 신용을 유지하고 향상시켜야 한다.

 

1.6       상표 이미지와 품질 유지 

수입제품 및 라이선스 제품의 판매를 촉진하는 과정에서라이센시는 상표에 대한 고객의 호의와 평판을 유지하고 촉진시켜야 하며, 제품의 이미지와 높은 수준의 품질을 유지하며, ‘라이센서의 이익에 해로운 어떤 활동도 하면 안 된다.

 

11.7     상표의 사용방식  

라이센시는 표지, 문서 또는 자료에서, 사전에라이센서에게 통보를 한 후에, 상표를 다른 이름, 마크 또는 로고와 관련하여 또는 함께 사용할 수 있고 다른 이름, 마크 또는 로고에 근접하게 표시할 수 있다.

 

1.8상표사용 관련 규칙 

라이센서는 필요한 경우 대중에 제시하기 위해 상표의 사용방식에 관련된 합리적인 규칙과 규정을 발표할 수 있다.

 

1.9법규준수

라이센시는 자신의 사업지역 내에서 제품의 유통, 판매 및 판촉에 적용되는 모든 현지 법규, 규칙, 규정과 요건을 준수해야 한다.

 

1.10 판매비용 

판매에 대한 모든 비용과 제품과 관련된 전체 비용은 본 계약에 명확히 언급된 것을 제외하고 모두라이센시가 부담하기로 한다. ‘라이센시라이센서의 사전 서면 승인 없이라이센서측에 부과될 비용을 발생시켜서는 안 된다.

 

1.11 라이센시의 사업지역 제한

라이센시는 자신의 사업지역 외부에서 고객에게 판매 또는 고객 확보나 제품의 대규모 유통 창고 또는 일반 창고를 유지해서는 안되며, 제품의 판매 또는 유통을 위한 지점을 설치해서도 안 된다.

 

라이센시자신의 사업지역 외부에서 판매 또는 유통을 위해 제품을 구매하거나 시도한다고 믿거나 믿을 만한 이유가 있다고 판단되는 고객에게 제품을 판매해서는 안 된다. (그러한 고객을전용자라고 칭한다) 만일라이센시가 인지한 상태에서전용자에게 제품을 판매한 경우, ‘라이센서에게 15.2 항의 규정에 의거하여 본 계약을 종료할 수 있는 권리가 발생하게 된다.

 

라이센시는 수시로라이센서의 요청이 있으면전용자의 위치를 파악하고 식별할 수 있도록 최선을 다해야 하며, 그러한전용자들에 대한 적절한 조치를 취해야 한다.

 

라이센시라이센서가 대상 브랜드에 대한 상표권을 보유하고 있는 사업지역의 밖에서 제품을 판매하거나 유통하고자 하는 경우, ‘라이센시라이센서와 그러한 판매나 유통에 대하여라이센서가 그러한 판매나 유통의 과정에 관여하여야 한다는 조건을 전제로 협상을 할 수 있다. 의문을 없애기 위해 부연하자면, 그러한 판매 또는 유통은라이센서라이센시사이에 그에 대한 모든 조건이 합의되기 전에는 개시될 수 없다.

 

KASAN_상표사용허락, 영업비밀실시, 기술이전 라이선스 계약서에서 상표사용 허락 및 제품판매관련 계약조항 샘플.p

 

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작성일시 : 2020. 4. 1. 10:00
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0 조 판매기록 및 보고

1.1 유통판매보고.

라이센시는 다음 규정에 따라 유통 사업에 대한 보고서를라이센서에게 제출해야 한다:

(i)       수입제품에 대한 판매 및 재고에 관련 보고서는 각 달의 말일로부터 15일 이내에 매달 제출한다;

(ii)       수입제품(모든 제품의 항목별로) 판매, 재고 반품 및 공제내역(‘라이센서의 승인에 따른 경우)에 대한 보고서가 각각의 계약연도 종결 후 30일 내에 제출되어야 한다.

(iii)      매 계약연도의 개시일자로부터 최소한 60일 전에 판매계획에 관련된 보고서를 계절별로 제출해야 한다.

 

1.2      라이선스제품 판매보고.

라이센시는 다음 조항에 의거해서 라이선스 사업에 관한 자신의 보고서를라이센서에 제출해야 한다:

(i)        라이선스 제품의 판매, 가공 및 재고에 관련된 보고서를 매 월말로부터 15일 이내에 매달 제출해야 한다

(ii)       라이선스 제품(모든 제품의 항목별로)의 판매, 가공, 재고, 반품 및 공제내역 관련된 보고서가 각각의 계약연도 종결 후 30일 내에 제출되어야 한다.

 

1.3 회계장부 및 감사

라이센시는 자신의 비용으로 본 계약의 범주에 해당하는 거래를 포함한 완전하고 정확한 회계장부 및 기록을 자신의 주 사업장에 보관 및 유지해야 한다. 사전에 통보한 경우라이센서또는 적법한 권한을 부여 받은 대리인은라이센시의 업무 시간 중에 그 장부와 기록에 대해 감사할 수 있는 권리를 갖는다. ‘라이센시의 장부와 기록에 대한 감사와 관련된 비용은 본 계약서에 달리 명시되지 않는 한라이센서측에서 부담해야 한다. 만약 본 계약에 명시된 바와 같이 어떠한 감사로 인해라이센시라이센서에게 보고한 수치들과 2%를 초과하는 불일치가 확인된 경우 라이센서의 요청에 따라라이센시는 그러한 감사에 대한 모든 비용과 경비를라이센서에게 배상해야 한다. 그것으로 인해라이센서의 손해배상청구권 등 다른 권리가 제한되지 않는다.

 

0 조 품질관리

1.1       상표 이미지와 품질. 

수입제품 및 라이선스 제품의 판매를 촉진하는 과정에서라이센시는 상표에 대한 고객의 호의와 평판을 유지하고 촉진시켜야 하며, 제품의 이미지와 높은 수준의 품질을 유지하며, ‘라이센서의 이익에 해로운 어떤 활동도 하면 안 된다.

 

1.2       저작권의 소유

수입제품, 라이선스 제품 및 노하우와 관련된 견본, 스케치 및 재료를 포함하고, 그에 대한 수정, 개선 또는 재생산을 포함하여라이센서에 의해 창작된 도판, 디자인에 대한 모든 저작권 및 기타 권리, 소유권 및 이익에 대한 권리는라이센서에 귀속되고라이센서의 단독 재산임을 인정한다. ‘라이센서의 요구에 따라라이센시는 그러한 삽화 및 디자인에 대한라이센서의 독점적 소유권을 확인하고 기록하기 위해라이센서의 의견에 따라 수시로 필요로 할 수 있는 과제 및 기타 문서화 작업을 수행해야 한다. ‘라이센서가 제작할 수 있는 삽화와 디자인은 자신의 사업지역 내에서 수입제품의 유통과 판매 및 라이선스 제품의 가공과 판매를 위해서만라이센시에게 단독 및 독점적으로 제공된 것들이다. ‘라이센시는 삽화, 디자인, 그리고 제품에 사용된 기타 재료에 관한 모든 저작권과 기타 통보 내용을라이센서의 요청에 따라 표시해야라이센서한다. 

 

1.3       위반사실에 대한 통보. 

라이센시는 노하우에 대한 침해 또는 모방, 혹은 타인이 노하우와 혼동을 일으키도록 유사한 상표 혹은 거래명 등을 사용하는 것을 인지한 경우라이센서에 즉시 서면으로 통보해야 한다. ‘라이센시라이센서의 합리적 요청이 있을 경우 그러한 소송의 진행과 관련하여라이센서에 협력해야 한다. 그러나, ‘라이센서는 그러한 조치가 권장할 만한 것이 아닌 경우 그러한 조치를 취할 의무가 없다.

 

1.4 권리침해 금지.

라이센시 (a) 수입 제품의 유통, (b) 라이선스 제품의 제조, 광고, 홍보, 유통 및 판매, (c) 제품에 대한 제반 광고 및 판매촉진 및 (d) 그와 관련된 일체의 행위 과정에서 제3자 보유하는 저작권 및/또는 디자인권을 침해하는 어떠한 행동도 하여서는 안 된다.

 

0 조 손해배상.

1.1       라이센시의 손해배상.

라이센시는 자신이 행위 또는 누락 사항으로 인하거나 이 계약에 따른 자신의 의무, 보증 또는 표현에 대한 위배를 발생시키는 행동에 의해라이센서의 사무원, 감독관, 종업원 등을 상대로 하는 청구, 소송, 손실, 채무, 손해, 비용 및 경비(합리적인 변호사 비용 포함) 등에 대해 방어하고 배상하여라이센서에 해가 되지 않도록 해야 한다. 본 조항의 효력은 본 계약이 종료 또는 해지된 이후에도 존속한다.

 

1.2       라이센서의 손해배상.

라이센서는 자신이 행위 또는 누락 사항으로 인하거나 이 계약에 따른 자신의 의무, 보증 또는 표현에 대한 위배를 발생시키는 행동에 의해라이센시의 사무원, 감독관, 종업원 등을 상대로 하는 청구, 소송, 손실, 채무, 손해, 비용 및 경비(합리적인 변호사 비용 포함) 등에 대해 방어하고 배상하여라이센시에 해가 되지 않도록 해야 한다. 본 조항의 효력은 본 계약이 종료 또는 해지된 이후에도 존속한다.

 

1.3       책임제한. 

어떤 경우라도 각 계약당사자는 본 계약 하에서 업무 수행 또는 업무 불이행의 결과로 나타난 상대방 계약당사자의 결과적, 부수적 또는 간접적 손해에 대해 책임을 지지 않는다; 계약, 이행 태만 또는 다른 어떠한 근거에 의한 경우인지 여부를 불문하고 그러하다(사업 이익에 대한 손실을 포함하되 그에 한정되지 않는다). 본 조항의 효력은 본 계약이 종료 이후에도 존속한다.

 

KASAN_상표사용허락, 영업비밀실시, 기술이전 라이선스 계약서에서 제품판매 기록 및 보고, 위반 시 손해배상 책임

 

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작성일시 : 2020. 4. 1. 10:00
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5 상표사용권 허여

 

5.1       사용권 허여

본 계약의 거래 및 조건에 따라라이센서라이센시의 사업지역 내에서 가공 및 판매에 관련된 노하우의 독점 사용권을라이센시에 허여하며라이센시는 계약에 따라 그 사용권을 갖는다.

 

5.2       재사용권의 부여 금지

본 계약에서 달리 규정하지 않는 한 본 계약기간 동안라이센시는 제3자에게 하나 또는 그 이상의 라이선스 제품의 가공, 광고, 판촉, 유통 및 판매와 관련해서 노하우를 사용할 수 있는 권리를 재부여할 수 없다.

 

5.3.  노하우 제공

라이센서라이센시가 제품의 상품화 및 마케팅 계획을 개발하고 라이선스 제품을 개발할 수 있도록 하기 위한 목적으로라이센시에게 노하우를 제공한다. 본 계약기간 동안라이센서는 노하우의 일부로서 계절 컨셉, 대표적인 디자인 및 매 계절 별로 대상 브랜드의 기타 관련 정보가 포함되어 있는 계절 디렉션 책자를 가을 겨울 시즌에 대해서는 [ ]월의 말일까지, 봄 여름 시즌에 대해서는 [  ]월의 말일까지 제공하여야 한다.

 

6 품질 기준

6.1       라이선스 제품의 품질 기준 및 품격유지. 

라이센시는 해당 상표가 명성과 신용을 획득하고 소비 대중의 마음에 호평을 받고 있다는 사실을 인정하고, 상표 시용권을 부여한 제품의 가공과 판매가 각 계약당사자에게 매우 중요하며 높은 수준의 기준과 평판이 유지되어야 한다는 사실을 인정한다. 따라서, 모든 포장, 상표 부착, 고정 설치물, 광고, 매장의 자료 및 제품관련 인쇄물 등을 포함하되 그에 한정되지 아니하고 계약에 따라라이센시가 생산하거나 생산을 지시하게 될 라이선스 제품과 본질적으로라이센시와 상표 사이의 관계의 존재를 인식하도록 만드는 표현 방식(이하 그 표현 방식은상표 사용 자료라 칭한다)은 본질적으로라이센서가 제공 또는 판매하는 제품의 품질과 최소한 같거나 그보다 더 우수해야 한다.

 

6.2       승인

라이센시는 라이선스 제품의 생산을 개시하기 전에라이센서와 협의하여야 한다. ‘라이센시는 라이선스 제품의 유통, 제조, 판매, 광고로부터 발생하는 제3자의 지적재산권 침해와 관련된 모든 위험은 그러한 위험이 노하우로부터 발생한 것이거나 노하우와 관련된 것이 아닌 한라이센시가 부담한다는 점을 인식하고 그에 동의한다.

 

6.3       보상책임

라이센서의 고의나 과실에 의하여 발생한 것이 아닌 한, ‘라이센시라이센서에게 해가 되지 않도록 (i) 라이선스 제품에 관련하여라이센시혹은 사용권을 재부여 받은 업체 및 생산업자에 의해 권한이 없는 특허, 디자인, 상표, 공정, 아이디어, 방법 또는 고안의 사용, 혹은 (ii) 제조상 또는 기타 하자를 포함해서 라이선스 제품의 품질 문제, 또는 (iii) 라이선스 제품에 의한 손상 또는 개인적 상해 등에 의해 발생하거나 그와 관련된 모든 청구, 소송, 손실, 책임, 손해, 원가 및 비용 (변호사 수수료 및 비용 포함)으로부터라이센서와 그에 속한 개개의 사무원, 감독관, 종업원 및 대리인을 방어하고 보상할 책임을 진다.

 

7 조 라이선스 제품의 생산.

 7.1 제조계약

라이센시는 제3자의 가공업자에게 상표권 사용을 승인하면서 상표를 포함하는 라이선스 제품 및 상표 사용 자료의 생산에 대한 계약을 체결할 수 있는 권리를 가진다; 다만, ‘라이센시는 제조자를 지정하기 전에라이센서와 협의하여야 한다 

 

7.2 감독권한   

라이선스 제품의 품질을 보증하기 위하여라이센시라이센서의 요청에 따라 수시로라이센시가 사용하는 모든 제조설비 및 가공업자들을라이센서또는라이센서가 지정하는 제3자가 근무시간 중에 감사할 수 있도록 하여야 하고, ‘라이센서는 그러한 모든 시설을 감사하고 제조 과정에 있는 라이선스 제품과 관련된 문서 및 기록을 확인할 수 있다.

 

KASAN_상표사용허락, 영업비밀실시, 기술이전 라이선스 계약서에서 상표사용 허락 및 제품판매관련 계약조항 샘플.p

 

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작성일시 : 2020. 4. 1. 10:00
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표준, 샘플 계약서가 언제나 통용될 수 있는 것이 아니지만, 실무자에게 유용한 참고자료가 될 것입니다. 영문계약서, 국문계약서를 참고로 첨부합니다.

 

첨부: 영문계약서 샘플

TrademarkLicenseAgreement.doc

 

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작성일시 : 2020. 4. 1. 09:00
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T R A D E M A R K   L I C E N S E    A G R E E M E N T

 

This License Agreement ("Agreement") is effective as of the date above the signatures of the parties below("EFFECTIVE DATE") by and between the MIT, a corporation duly organized and existing under the laws of the Commonwealth of Massachusetts, having its principal office at 77 Massachusetts Avenue, Cambridge, Massachusetts, 02139, U.S.A. ("MIT"), and ____, a corporation duly organized under the laws of __, having its principal office at ___("LICENSEE").

 

1. BACKGROUND

1.1 MIT owns rights in certain marks now and previously used by MIT and has acquired public recognition and goodwill through the use of such marks.

 

1.2 LICENSEE recognizes the goodwill appurtenant to use of said marks and desires to obtain a license to use certain of such marks. MIT is willing to grant such a license under the terms and conditions of this Agreement.

 

2. DEFINITIONS

2.1 LICENSED MARKS shall mean those marks listed in Appendix A.

2.2 LICENSED PRODUCTS shall mean the products in the categories specified in Appendix B that bear a LICENSED MARK.

2.3 TERRITORY shall mean U.S.A. and Canada only.

2.4 NET SALES PRICE shall mean LICENSEE's billing price to customers or distributors, less (1)discounts given that are customary in the trade, (2) returns, (3) transportation charges on returns if paid by LICENSEE, (4) taxes, and (5) prepaid transportation charges on LICENSED PRODUCTS SOLD by LICENSEE.

2.5 SOLD (or SALE) shall mean the first to occur of a LICENSED PRODUCT being shipped, distributed, paid for, billed or invoiced.

2.6 TERM shall mean the effective period of this Agreement, which shall commence on the EFFECTIVE DATE and which shall terminate on the fifth anniversary of the EFFECTIVE DATE.

 

3. LICENSE GRANT

3.1 Subject to the terms and conditions of this Agreement, MIT grants to LICENSEE the nonexclusive right to use, sell and have sold LICENSED PRODUCTS in the TERRITORY during the TERM hereof. In addition, MIT grants to LICENSEE, during the TERM, the nonexclusive right to manufacture and have manufactured the LICENSED PRODUCTS within and outside the United States, provided that LICENSEE and any manufacturers with whom LICENSEE subcontracts comply with MIT's Code of Conduct, further described in Paragraph 3.3.

 

3.2 LICENSEE shall not sublicense any of the rights granted hereunder.

 

3.3 LICENSEE acknowledges that MIT desires that LICENSEE not engage in practices that adversely affect the dignity and welfare of the workers who manufacture or produce the LICENSED PRODUCTS. MIT has adopted a Code of Conduct that regulates the conditions of manufacture of LICENSED PRODUCTS.  MIT has attached the current version of the Code of Conduct as Appendix C hereto, thereby becoming a part of LICENSEE's obligations under this Agreement. MIT reserves the right to amend its Code of Conduct from time to time and attach it to this Agreement. Any LICENSEE who is unable or unwilling to comply with the amended Code of Conduct, as it exists from time to time, shall be allowed to terminate this Agreement within ninety (90) days after receipt of the revised Code of Conduct from MIT.

 

4. PAYMENTS

4.1 Delivered with LICENSEE's signed Agreement, LICENSEE shall pay to MIT a non- refundable License Issue Fee of One Hundred Dollars ($100.00). This fee is not creditable to future royalties due hereunder.

 

4.2 LICENSEE shall pay to MIT an annual non-refundable, non-creditable License Maintenance Fee of One Hundred Dollars ($100.00), due on each anniversary of the EFFECTIVE DATE during the TERM.

 

4.3 In addition to the License Issue Fee and annual License Maintenance Fee, LICENSEE shall pay to MIT a continuing royalty of seven and one half percent (7.5%) of the NET SALES PRICE of all LICENSED PRODUCTS SOLD by LICENSEE. If LICENSEE has SOLD any LICENSED PRODUCTS to any party affiliated with LICENSEE, or in any way directly or indirectly related to or under common control with LICENSEE, at a price less than the regular price charged to other parties, the royalties payable hereunder shall be computed on the basis of the regular price charged to nonaffiliated parties. There shall be no deduction from the royalties owed for uncollectible accounts or for advertising or other expenses of any kind which may be incurred or paid by LICENSEE, except those specifically enumerated in Paragraph 2.4 above.

 

4.4 Royalty payments shall be due within thirty (30) days of the end of each calendar quarter and shall be accompanied by the royalty reports described in Paragraph 5.2 below. Royalty payments shall be payable in United States dollars to "Massachusetts Institute of Technology" at the location in Paragraph 12.1 below, or at such other place as MIT may reasonably designate consistent with the laws and regulations controlling in any foreign country. If any currency conversion shall be required in connection with the payment of royalties hereunder, such conversion shall be made by using the conversion rate existing in the United States, as reported in the Wall Street Journal, on the last working day of the calendar quarter of the reporting period to which such royalty payments relate.

 

4.5 The royalty payments set forth in this Agreement shall, if overdue, bear interest, to the extent permitted by law, at five (5) percentage points above the Prime Rate of interest as reported in the Wall Street Journal on the date payment is due. The payment of such interest shall not foreclose MIT from exercising any other rights it may have as a consequence of the lateness of any payment.

 

5. REPORTS AND RECORDS

5.1 LICENSEE shall keep full, true and accurate books of account containing all particulars that may be necessary for the purpose of showing the amounts payable to MIT hereunder. Such books of account shall be kept at LICENSEE's principal place of business or the principal place of business of the appropriate Division of LICENSEE to which this Agreement relates. 

 

Such books and the supporting data shall be open at all reasonable times for five (5) years following the end of the calendar year to which they pertain to the inspection of MIT or its agents for the purpose of verifying LICENSEE's royalty statement or compliance in other respects with this Agreement.

 

In the event that any audit performed under this paragraph reveals an underpayment in excess of five percent (5%), LICENSEE shall bear the full cost of such audit and shall remit any amounts due to MIT within thirty (30) days of receiving notice thereof from MIT.

 

5.2 Within thirty (30) days after each calendar quarter during the TERM, LICENSEE shall deliver to MIT true and accurate reports giving such particulars of the business conducted by LICENSEE during the preceding calendar quarter as shall be pertinent to a royalty accounting hereunder. These reports shall include at least the following: (a) A description, broken out under each individual trademark, of all LICENSED PRODUCTS manufactured and SOLD. (b) Total billings, broken out under each individual trademark, for LICENSED PRODUCTS SOLD. (c) Deductions applicable as provided in Paragraph 2.4. (d) Total royalties due. (e) Names and addresses of LICENSEE's retail sellers of LICENSED PRODUCTS.

 

5.3 With each such report submitted, LICENSEE shall pay to MIT the royalties due and payable under this Agreement. If no royalties shall be due, LICENSEE shall so report.

 

6. TERMINATION

6.1 MIT may terminate this Agreement immediately upon written notice to LICENSEE upon the following: (a) If LICENSEE shall cease to carry on its business; (b) In the event LICENSEE fails to submit timely reports or payments due hereunder, and fails to submit such reports or make such payments within thirty (30) days after receiving written notice of such failure; (c) If, after expiration of the ninety (90) day grace period set forth in Paragraph 3.3, LICENSEE fails to comply with MIT's adopted Code of Conduct or any changes thereto; or (d) In the event LICENSEE commits a material breach of its obligations under this Agreement, except for breach as described in (a) through (c) of this Paragraph, and fails to cure that breach within ninety (90) days after receiving written notice of such breach.

 

6.2 LICENSEE may terminate this Agreement for any reason, (i) upon at least six (6) months prior written notice to MIT, such notice to state the date at least six (6) months in the future upon which termination is to be effective, and (ii) upon payment of all amounts due to MIT through such termination effective date.

 

6.3 Upon termination of this Agreement for any reason, nothing herein shall be construed to release either party from any obligation that matured prior to the effective date of such termination. The following provisions shall survive the expiration or termination of this Agreement: Articles 2, 7, 10 and 13, and Paragraphs 5.1, 5.2 (obligation to provide final report and payment), 6.3, and 6.4.

 

6.4 Upon expiration or termination of this Agreement, all rights granted to LICENSEE hereunder shall cease, and LICENSEE shall refrain from further use of the LICENSED MARKS in any manner. LICENSEE acknowledges that failure to comply with this provision shall result in immediate and irreparable harm affording injunctive and any and all other appropriate relief to MIT.

 

6.5 Upon expiration or termination of this Agreement, LICENSEE shall not operate its business in any manner which would falsely suggest to the public that this Agreement is still in force or that any relationship exists between LICENSEE and M.I.T.

 

7. GOODWILL IN LICENSED MARKS

7.1 LICENSEE agrees that the essence of this Agreement is founded on the goodwill associated with the LICENSED MARKS and value of that goodwill in the minds of the consuming public. LICENSEE agrees that it is critical that such goodwill be protected and enhanced and, toward this end, LICENSEE shall not during the TERM or thereafter:

(a) attack the title or any rights of MIT in or to the LICENSED MARKS; (b) apply to register or maintain any application or registration of the LICENSED MARKS or any other mark confusingly similar thereto in any jurisdiction, domestic or foreign; (c) use any colorable imitation of any of the LICENSED MARKS, or any variant form (including variant design forms, logos, colors, or typestyles) of the LICENSED MARKS not specifically approved by MIT; (d) misuse the LICENSED MARKS; (e) take any action that would bring the LICENSED MARKS into public disrepute; (f) use the LICENSED MARKS, or any mark or name confusingly similar thereto, in its corporate or trade name; or (g) take any action that would tend to destroy or diminish the goodwill in the LICENSED MARKS.

 

7.2 All use by LICENSEE of the LICENSED MARKS shall inure to the benefit of MIT.

 

7.3 LICENSEE agrees to cooperate fully with MIT in securing and maintaining the goodwill of MIT in the LICENSED MARKS.

 

7.4 Upon becoming aware of any third party infringement of the LICENSED MARKS, LICENSEE shall promptly advise MIT of such infringement, including the name and location of such infringer.

 

8. QUALITY CONTROL; PACKAGING AND ADVERTISING APPROVAL

8.1 All LICENSED PRODUCTS shall be of a quality acceptable to MIT LICENSEE acknowledges that if LICENSED PRODUCTS manufactured and SOLD by it are of inferior quality in design, material or workmanship, the substantial goodwill that MIT possesses in the LICENSED MARKS would be impaired.

 

Accordingly, LICENSEE agrees that all LICENSED PRODUCTS shall be of high quality. To this end, LICENSEE shall furnish to MIT, free of cost, for its approval, a sample of each LICENSED PRODUCT, together with any carton or container, packing or wrapping material.  MIT shall have fourteen (14) days from receipt of each LICENSED PRODUCT in which to approve the sample.

 

In absence of approval, the sample shall be deemed as rejected as an example of the quality for the LICENSED PRODUCT. The LICENSED MARKS may be applied by LICENSEE only to such LICENSED PRODUCTS as are manufactured in accordance with the corresponding samples accepted hereunder and that have substantially the same relative quality position in the market place as do the samples thereof; provided, however, LICENSEE may furnish to MIT a further sample of any LICENSED PRODUCT of which it desires to change the quality, style and/or appearance and MIT shall have fourteen (14) days from receipt thereof in which to approve in writing said further sample. Failure to approve shall be deemed rejection thereof as an example of quality for that LICENSED PRODUCT.

 

MIT shall have the right through its employee(s) or designated representative(s) during normal business hours to inspect the facilities and product inventory of LICENSEE to assure itself that such acceptable level of quality is being maintained at all times. 8.2 Prior to any sale or commercial use, an example of each graphic design incorporating the LICENSED MARKS shall be provided to MIT for its approval and MIT shall have fourteen (14) days from receipt thereof in which to approve in writing said graphic design. Failure to approve shall be deemed as rejection thereof for that graphic design.

 

8.3 All packaging and advertising bearing the LICENSED MARKS shall be subject to the approval of MIT LICENSEE shall furnish to MIT one (1) copy of any packaging and advertisement of LICENSED PRODUCT used by LICENSEE. MIT shall have fourteen (14) days from receipt thereof in which to approve in writing the packaging or advertising materials. In the absence of approval, the packaging and advertising materials shall be deemed as rejected. LICENSEE shall furnish to MIT a further sample of packaging and advertising if it desires to change the packaging or advertising. MIT shall have fourteen (14) days to approve such changed packaging and advertising.

 

8.4 MIT's failure to approve under Paragraphs 8.1, 8.2 and 8.3 above shall be deemed rejection, unless MIT shall have requested within any such fourteen (14) day period an additional period of time (no greater than two (2) additional weeks) for further consideration of the material in question, in which case the initial period for MIT consideration and approval shall be extended by such additional period of time. MIT reserves the right to revise its quality and design criteria at any time and to rereview, pursuant to this Article 8, LICENSEE's merchandise and graphic designs for compliance with such criteria. 8.5 Graphic designs of LICENSED MARKS must conform to the MIT Merchandise Style Guide attached hereto as Appendix D, which can be changed at MIT’s reasonable discretion upon ninety (90) days notice.

 

9. MARKING

LICENSEE agrees that it shall mark the LICENSED PRODUCTS to indicate the rights of MIT in the LICENSED MARKS, including registration status of the LICENSED MARKS and that the products are manufactured pursuant to license. The LICENSED PRODUCTS or their packaging may also bear the statement "made by/for LICENSEE under license from the Massachusetts Institute of Technology, all rights reserved", and each LICENSED PRODUCT shall bear the notation " (R) " if registered for that class of goods or, if not registered for such class of goods, "TM" or other appropriate indication.  Registrations are indicated in Appendix A.

 

10. INDEMNIFICATION AND INSURANCE

10.1 LICENSEE agrees that it is wholly responsible for all products manufactured or SOLD by or for it, including all LICENSED PRODUCTS, and that MIT shall have no liability for any items, including any LICENSED PRODUCT, manufactured or SOLD by or for LICENSEE. LICENSEE shall comply with all government regulations in the manufacture, advertisement, sale, or disposal of the LICENSED PRODUCTS.

 

10.2 LICENSEE shall indemnify, defend, and hold harmless MIT and its trustees, officers, faculty, students, employees, and agents and their respective successors, heirs and assigns (the "Indemnitees"), against any liability, damage, loss, or expense (including reasonable attorneys fees and expenses) incurred by or imposed upon any of the Indemnitees in connection with any claims, suits, actions, demands or judgments arising out of any theory of liability (including without limitation actions in the form of tort, warranty, or strict liability and regardless of whether such action has any factual basis) concerning the use of any LICENSED MARK, or use, sale, manufacture, workmanship, material, design, or advertisement of any LICENSED PRODUCT, arising out of, directly or indirectly, the rights granted in this Agreement.

 

10.3 LICENSEE shall obtain and carry in full force and effect commercial general liability insurance, including product liability insurance, which shall protect LICENSEE and Indemnitees with respect to events covered by Paragraph 10.2 above. Such insurance (i) shall be issued by an insurer licensed to practice in the Commonwealth of Massachusetts or an insurer pre-approved by MIT, such approval not to be unreasonably withheld, (ii) shall list MIT as an additional insured thereunder, (iii) shall be endorsed to include product liability coverage, and (iv) shall require thirty (30) days written notice to be given to MIT prior to any cancellation or material change thereof.

 

The limits of such insurance shall not be less than One Million Dollars ($1,000,000) per occurrence with an aggregate of Two Million Dollars ($2,000,000) for bodily injury including death; and One Million Dollars ($1,000,000) per occurrence with an aggregate of Two Million Dollars ($2,000,000) for property damage. LICENSEE shall provide MIT with Certificates of Insurance evidencing compliance with this paragraph. 

 

LICENSEE shall continue to maintain such insurance after the expiration or termination of this Agreement during any period in which LICENSEE continues to make, have made, or SELL a LICENSED PRODUCT under this Agreement.

 

11. ASSIGNMENT

This Agreement is personal to LICENSEE and may not be assigned without the prior written consent of MIT, which shall not be unreasonably withheld, and the assignee or transferee must agree in writing to MIT to be bound by the terms and conditions of this Agreement prior to such assignment or transfer.

 

12. PAYMENTS, NOTICES AND OTHER COMMUNICATIONS

12.1 Any notices required or permitted under this Agreement shall be in writing, shall specifically refer to this Agreement, and shall be sent by hand, recognized national overnight courier, confirmed facsimile transmission, confirmed electronic mail, or registered or certified mail, postage prepaid, return receipt requested, to the following addresses or facsimile numbers of the parties:

 

All notices under this Agreement shall be deemed delivered when sent via confirmed electronic mail, or telecopier to the telefacsimile number identified above, or three (3) days after mailing via certified or registered mail, return receipt requested, postage prepaid, addressed to the party for whom intended, or when actually received by the party for whom intended, whichever is earlier. A party may change its contact information immediately upon written notice to the other party in the manner provided in this paragraph.

 

12.2 Any items (or packages thereof) to be shipped by LICENSEE to MIT shall be deemed sufficiently made or given on the date of receipt by MIT if such package or items are shipped prepaid via Federal Express, UPS, DHL or similar first class service to MIT at the address in Paragraph 12.1.

 

13. MISCELLANEOUS PROVISIONS

13.1 This Agreement shall be construed, governed, interpreted and applied in accordance with the internal laws of the Commonwealth of Massachusetts, U.S.A.

 

13.2 The parties hereto acknowledge that this Agreement sets forth the entire Agreement and understanding of the parties hereto as to the subject matter hereof, and shall not be subject to any change or modification except by the execution of a written instrument executed by the parties hereto.

 

13.3 The provisions of this Agreement are severable, and in the event that any provision of this Agreement shall be determined to be invalid or unenforceable under any controlling body of law, such invalidity or unenforceability shall not in any way affect the validity or enforceability of the remaining provisions hereof.

 

13.4 The failure of either party to assert a right hereunder or to insist upon compliance with any term or condition of this Agreement shall not constitute a waiver of that right or excuse a similar subsequent failure to perform any such term or condition by the other party.

 

IN WITNESS WHEREOF, the parties have caused this agreement to be executed by their duly authorized representatives.

 

KASAN_국제계약, 영문계약 상표사용허락 라이선스 계약서 샘플 – MIT 대학 로고 상표라이선스 계약서.pdf

 

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작성일시 : 2019. 6. 13. 16:00
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